Arbeitnehmererfinderrecht

(6) Anspruch des Arbeitnehmererfinders auf Gewinnauskunft (BGH X ZR 137/07 vom 17.11. 2009 – Türinnenverstärkung)

Sachverhalt: Der Kläger hatte eine Erfindung zur Innenverstärkung einer Fahrzeugtür gemacht. Sein Arbeitgeber – die Beklagte – meldete die Erfindung in Deutschland und beim Europäischen Patentamt und als Folge einer PCT-Anmeldung auch in weiteren Staaten an. Die Erfindung wurde von der Beklagten auch genutzt. Die Beklagte nahm die Erfindung unbeschränkt in Anspruch, erklärte allerdings später die Freigabe an den Kläger für alle Länder außer Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und Italien, behielt sich aber für die anderen Länder ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung gegen angemessene Vergütung vor. Nachdem ein vor der Schiedsstelle des DPMA geführtes Schiedsverfahren nicht zu einer Einigung geführt hatte, verklagte der Erfinder die Beklagte auf eine vom Gericht zu bestimmende angemessene Erfindervergütung und hat hierzu anfangs nur Auskunft und Rechnungslegung begehrt, und zwar auf die Angabe der Herstellungsmengen und –zeiten, die Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, Namen und Anschriften der Lizenznehmer, Lizenzeinnahmen sowie auf den mit der Erfindung erzielten Gewinn. Das Landgericht hatte dem Kläger die Ansprüche im Wesentlichen zugestanden. Hiergegen hat die Beklagte Berufung erhoben, die jedoch vom OLG Köln zurückgewiesen wurde. Die dagegen von der Beklagten eingelegte Revision war sie teilweise erfolgreich.

Gründe: Der BGH stellt zunächst fest, dass freie Erfindungen üblicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet würden und deshalb die sogenannte Lizenzanalogie in der Regel ein besonders geeignetes Kriterium sei, um den – maßgeblichen in die Vergütungsbemessung einfließenden – Erfindungswert zu ermitteln. Dies empfehle sich insbesondere dann, wenn die Erfindung – wie hier - von ihrem Gegenstand her von nicht lediglich innerbetrieblichem Nutzen sei, sondern sich auf zu veräußernde Erzeugnisse beziehe.

Der BGH gab der Beklagten insoweit Recht, als er dem Kläger die Auskunft auf Gewinnermittlung absprach. Für die Berechnungsmethode der Lizenzanalogie seien Angaben zum erzielten Gewinn nicht erforderlich. Zwar habe ein Arbeitnehmererfinder nach der bisherigen Rechtsprechung des Senates einen Anspruch auf Information über den mit der Verwertung der Erfindung erzielten Gewinn. Daran könne jedoch nach erneuter Würdigung nicht festgehalten werden (wird eingehend begründet).

Ohne Erfolg blieb die Beklagte mit ihrem Angriff, das Berufungsgericht habe unberechtigterweise die Rohbautür als Bezugsgröße für die Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche angesehen. Das Berufungsgericht sei rechtlich zutreffend von der Überlegung ausgegangen, dass, wenn eine Diensterfindung nur einen Teil einer Gesamtvorrichtung beeinflusse, für die Vergütung auf diesen Teil abzustellen und dabei an die kleinste technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzuknüpfen sei, welche noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. mit ihrer Funktion beeinflusst werde. Dass dies im Streitfall die Rohbautür sei, habe das Berufungsgericht zutreffend damit begründet, die erfundene integrale Türinnenverstärkung habe erhebliche Auswirkungen auf die gesamte technische Konstruktion der Tür, beeinflusse deren Stärke und Stabilität und verleihe ihr ein kennzeichnendes Gepräge. Dies entfalle auch nicht dadurch, dass es sich bei der Türinnenverstärkung um eine abgrenzbare Komponente eines Türversteifungskonzeptes handele.

Der BGH beanstandete auch nicht, dass die Beklagte zur Angabe der Liefermengen und Lieferpreise verpflichtet worden ist, wobei bei den Lieferpreisen zwischen den Preisen für die im Ersatzteilgeschäft und denen zur Fahrzeugentmontage gelieferten Türen zu unterscheiden sei. Auch die Herstellungsmengen und –zeiten seien mitzuteilen, damit der Kläger eine Plausibilitätskontrolle durchführen könne.

Stellungnahme: Die Entscheidung ist ein – erfreulicherweise selten vorkommendes – Beispiel dafür, dass der Ausgang eines Rechtsstreits maßgeblich auch davon beeinflusst werden kann, dass eine höchstrichterliche Rechtsprechung und die darauf fußende Rechtspraxis – in diesem Fall das Recht des Arbeitnehmererfinders auf Auskunft über den Gewinn – plötzlich geändert wird. Dies ist für die auf die bisherige Rechtsprechung vertrauend Partei – hier den klagenden Arbeitnehmererfinder – wegen der damit verbundenen Kostenfolge schmerzlich. Auch dem BGH muss jedoch die Möglichkeit offen bleiben, sich eines Anderen – möglicherweise Besseren – zu besinnen, wenn die Argumente gegen die bisherige Rechtsprechung erdrückend geworden sind. Im vorliegenden Fall hat der BGH sorgfältig und ausführlich begründet, weshalb bei einer Berechnung der Erfindungsvergütung nach der Lizenzanalogie kein Informationsbedürfnis für den Arbeitnehmererfinder besteht, über den Gewinn mit dem erfindungsgemäßen Erzeugnis Auskunft zu erhalten. Die Gründe überzeugen in einem Maße, dass die Rechtsprechungsänderung gerechtfertigt erscheint. Für die betriebliche Praxis ist die Entscheidung von erheblicher Bedeutung, weil sie den Arbeitgeber bei der Berechnung der Erfindervergütung von der meist sehr aufwendigen Darlegung des Gewinns entlastet. Dass hierdurch die Rechte des Arbeitnehmererfinders eingeschränkt werden, ist nicht erkennbar, zumal der BGH ein Schlupfloch für den Fall gelassen hat, dass außergewöhnliche Umstände gegeben sind, die ausnahmsweise eine Gewinnauskunft rechtfertigen könnten.

(5) Inkrafttreten des Patentmodernisierungsgesetzes

Am 1. Oktober 2009 ist das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentsrechts (kurz: Patentmodernisierungsgesetz) in Kraft getreten. Im Bereich des Arbeitnehmererfindungsgesetzes wird damit eine wesentliche Erleichterung für die Unternehmen wirksam. Bekanntlich war es bisher notwendig, die Diensterfindung eines Arbeitnehmers aktiv, d.h. durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer, in Anspruch zu nehmen, um den Rechtsübergang von dem Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber zu bewirken, anderenfalls die Rechte bei dem Arbeitnehmer verblieben. Zwar besteht diese Möglichkeit weiter fort. Wird jedoch keine Inanspruchnahme erklärt, wird zukünftig fiktiv von einer solchen Inanspruchnahme ausgegangen, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der Erfindungsmeldung eine Freigabe erklärt. Die Arbeitgeber unterliegen also nicht mehr dem Risiko, dass sie durch Versäumen der Inanspruchnahmefrist den Zugriff auf eine Diensterfindung verlieren. Vielmehr tritt jetzt der Rechtsübergang auch bei Untätigwerden qua Gesetz ein. Die Möglichkeit, eine Diensterfindung nur beschränkt in Anspruch zu nehmen, ist weggefallen.

Die Erleichterungen bei dem Rechtsübergang von Diensterfindungen gelten erst für Erfindungen, die ab dem 1. Oktober 2009 gemeldet worden sind. Da die Rechtsprechung zu der Frage, zu welchem Zeitpunkt die Meldung einer Erfindung vorliegt, sehr großzügig ist, sollte im Zweifel für einen Übergangszeitraum von mindestens einem halben Jahr eine unbeschränkte Inanspruchnahme nach altem Recht unter Beachtung der 4-Monats-Frist ausgesprochen werden, um den Rechtsübergang zu sichern.

Die neue Regelung ändert nichts an der Verpflichtung des Arbeitgebers, zumindest eine deutsche Schutzrechtsanmeldung unverzüglich nach Eingang der Erfindungsmeldung anzumelden. Der Arbeitgeber ist nicht berechtigt, bis zur Inanspruchnahme – sei es durch Erklärung oder die neu geschaffene Fiktion – zu warten, und er kann auch nicht ohne triftigen Grund auf eine Schutzrechtsanmeldung verzichten. Ebenso unverändert bleibt die Verpflichtung des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer die Diensterfindung für die Anmeldung in denjenigen ausländischen Staaten freizugeben, in denen der Arbeitgeber Schutzrechte nicht erwerben will. Dies wird häufig bei der Entscheidung, ob Auslandsanmeldungen durchgeführt werden oder nicht, versäumt.

(4) Meldung und Inanspruchnahme bei einer Arbeitnehmererfindung (OLG München 6 U 2499/07 – Vlies)

Sachverhalt: Ein Arbeitgeber hatte einen Arbeitnehmererfinder angewiesen, die Anmeldung einer Erfindung zum Patent vorzubereiten. Die dabei erstellten Unterlagen wurden von dem Arbeitgeber an den Patentanwalt weitergeleitet.

Gründe: Das OLG München entschied, dass angesichts des vorstehenden Sachverhalts eine Meldung der Erfindung im Sinne des § 5 ArbnErfG vorläge. Die Weiterleitung der Unterlagen an den Patentanwalt stelle jedoch keine Inanspruchnahme der Erfindung dar. Die Frist hierfür beginne spätestens mit der Anmeldung des Schutzrechtes zu laufen.

Stellungnahme: Das – noch nicht rechtskräftige – Urteil des OLG München stellt einen weiteren Beleg dafür dar, dass die Gerichte bei der Bewertung, ob ein Arbeitnehmererfinder eine Erfindungsmeldung im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes abgegeben hat, großzügig sind, bei der Bewertung des Rechtsübergangs vom Arbeitnehmererfinder auf den Arbeitgeber aber kein Pardon kennen. Nach wie vor lassen es die Gerichte nicht ausreichen, wenn der Arbeitgeber die Erfindung so behandelt, als gehöre sie ihm. Voraussetzung für den Rechtsübergang ist immer, dass ein Aneignungswille seitens des Arbeitgebers erkennbar ist, was wiederum voraussetzt, dass der Arbeitgeber – was häufig nicht der Fall ist – das Bewusstsein hat, dass er etwas für den Rechtsübergang tun muss. Ist er der Auffassung, die Rechte an der Erfindung erwachsen ihm automatisch, kann von einem Aneignungswille keine Rede sein. Vorerst bleibt es also bei der (dringenden) Empfehlung, den Aneignungswillen durch eine gegenüber dem Arbeitnehmererfinder schriftlich ausgesprochene Inanspruchnahmeerklärung fristgemäß zum Ausdruck zu bringen, anderenfalls die Rechte an der Erfindung beim Arbeitnehmererfinder verbleiben. Allerdings werden davon die Arbeitgeber bald entlastet werden (vgl. unsere Website unter Aktuelles, Arbeitnehmererfinderrecht, Ziffer (2)).

(3) Vergütungsanspruch im britischen Arbeitnehmererfindungsrecht (High Court of Justice, Patents Court vom 11. Februar 2009 – Kelly and another v. GE Healthcare)

Sachverhalt: Gegenstand der Erfindung war eine chemische Verbindung als Grundlage für einen radioaktiven Wirkstoff. Die Patentinhaberin hatte damit einen Gesamtumsatz von £ 1,3 Mrd. gemacht. Das Gericht sprach den beiden Erfindern eine Vergütung von £ 1 Mio. bzw. £ 500.000,00 zu.

Gründe: Das Gericht stellte zunächst fest, dass ein Anspruch auf Vergütung nur gewährt werden könne, wenn drei Gründe gegeben seien, nämlich 1. ein Patent erteilt sei, 2. dem Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Größe und Art des Unternehmens ein außergewöhnlicher Gewinn aus dem Patent zugeflossen sei und 3. eine Vergütung gerecht sei. Da erstere Bedingung erfüllt war, komme es nach Auffassung der Gerichte vor allem auf die Bewertung der zweiten Bedingung an. Dabei beschränkte sich das Gericht nicht nur auf den Profit des Unternehmens im Verhältnis zum Gesamtumsatz, sondern stellte auch auf die erlangte Monopolsituation ab. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sei der Gewinn „außergewöhnlich“. Bei der Berechnung der Vergütung reduzierte das Gericht den Umsatz auf £ 1 Mrd., weil erst dieser Umsatz kausal auf dem Patentschutz beruhe. Dann stellte es einen Vergleich mit dem Umsatz her, der erzielt worden wäre, wenn die Erfindung nicht durch ein Patent geschützt worden wäre. Im Wege der Schätzung kam das Gericht für diesen Fall zu einem Umsatzverlust in Höhe von 10% der Hälfte des Umsatzes und damit zu dem aufgrund des Patents erzielten Umsatz von £ 50 Mio. Als angemessenen Anteil ermittelte das Gericht wegen der Bedeutung der Erfindung einen Lizenzsatz von 3%, also für den einen Arbeitnehmer von 2% und den anderen von 1%.

Stellungnahme: Auch wenn im vorliegenden Fall hohe Vergütungen zugesprochen wurden, darf nicht übersehen werden, dass es sich um einen Ausnahmefall handelte. Die Bedingung, dass mit Hilfe des Patents ein außergewöhnlicher Gewinn erzielt werden muss, stellt eine hohe Hürde dar, die in der weit überwiegenden Mehrzahl nicht übersprungen wird. Britische Arbeitnehmererfinder gehen deshalb in der Regel leer aus, insbesondere wenn sie bei einem großen Unternehmen angestellt sind. Da stehen sich deutsche Arbeitnehmererfinder ungleich besser, denn ihnen steht eine Vergütung unabhängig davon zu, wie hoch der damit erzielte Gewinn in Relation zur Unternehmensgröße ist.

(2) Novellierung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (15.10.2008)

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem die formale Behandlung von Arbeitnehmererfindungen (Diensterfindungen) wesentlich vereinfacht werden soll. Dazu gehört insbesondere der Wegfall der für den Rechtserwerb bisher notwendigen Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber. Künftig soll eine Inanspruchnahmefiktion gelten, wonach die Arbeitnehmererfindung vier Monate nach ihrer Meldung automatisch auf den Arbeitgeber übergeht. Dies ändert nichts an der Verpflichtung des Arbeitnehmers zur gesetzeskonformen Meldung an den Arbeitgeber. Bei letzterem wird bei Inkrafttreten des Gesetzes eine Fehlerquelle beseitigt, die häufig zum Anlass von Streitigkeiten zwischen insbesondere ausgeschiedenen Erfindern und dem Arbeitgeber geführt hat.

Achtung: Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes sind Inanspruchnahmeerklärungen nach wie vor notwendig, um den Rechtsübergang auf den Arbeitgeber zu bewirken und ihm das Recht zu geben, auch die Anmeldung der Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster durchzuführen. Über das Inkrafttreten des Gesetzes werden Sie an dieser Stelle informiert werden.

(1) Erfindervergütung eines Geschäftsführers (BGH X ZR 181/03 vom 26.09.2006 - Rollenantriebseinheit II)

In dieser Entscheidung hat der BGH eine Reihe von Grundsätzen für die Vergütung von Erfindungen eines Geschäftsführers, also des Organs eines Unternehmens, aufgestellt. Solche Organe unterliegen nicht dem Arbeitnehmererfindungsrecht und damit auch nicht den hierzu ergangenen Richtlinien. Die nachstehenden Grundsätze betreffen vor allem solche - leider sehr häufigen - Fälle, in denen im Angestelltenvertrag versäumt worden ist, besondere Regelungen für die Übertragung von und Vergütung für die Erfindung zu vereinbaren.

Ein Vergütungsanspruch hängt vom Inhalt der zwischen dem Organ und der Gesellschaft bestehenden Vereinbarung (Angestelltenvertrag) ab.

Ob ein Organmitglied eine Vergütung für die Übertragung seiner Erfindung auf das von ihm vertretene Unternehmen verlangen kann, bedarf der Feststellung im Einzelfall unter Würdigung aller tatsächlichen Umstände.

Beim Übertragungsvertrag ist eine hinsichtlich der Vergütungsregelung bestehende Vertragslücke vorrangig mittels der Regeln über die ergänzende Vertragsauslegung zu schließen. Für diese sind als prägende Umstände maßgeblich, vor allem die Ausgestaltung der Stellung des Geschäftsführers, wie Aufgabenkreis und vereinbarte Geschäftsführerbezüge, sowie Umstände und Bedeutung der Erfindung.

Es ist naheliegend, dass redliche Vertragsparteien bei der Festlegung der Vergütung des Organerfinders mangels anderer Anknüpfungspunkte von der üblichen Vergütung eines freien Erfinders ausgehen und daran die Überlegung anknüpfen, ob und in welchem Umfang die Umstände des Einzelfalls davon einen Abschlag angemessen erscheinen lassen.

Auch bei der Bestimmung der Vergütung des Organerfinders im Wege ergänzender Vertragsauslegung sind die Gesichtspunkte zu beachten, die einen billigen Ausgleich zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmererfinders im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen herbeiführen. Hierbei ist insbesondere von Bedeutung, ob und in welchem Umfang die Tätigkeit des Organmitglieds, die zur Erfindung geführt hat, an ein im Betrieb erkanntes Bedürfnis, dort vorhandene Vorarbeiten oder laufende Projekte anknüpft und ob und inwieweit für die erfinderische Tätigkeit betriebliche Mittel und Einrichtungen genutzt wurden.

Ein Abschlag gegenüber der Vergütung eines freien Erfinders wird regelmäßig geboten sein, wenn dem Geschäftsführer technische Aufgaben, etwa die Leitung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, übertragen worden sind. Ist das Organmitglied gerade mit dem Ziel entgeltlich angestellt worden, persönlich auf Neuerungen hinzuarbeiten, die zu Schutzrechten führen können, kann eine Erfindervergütung sogar ausscheiden. Ein Abschlag hat nicht notwendig zu erfolgen, wenn das Organmitglied eine rein kaufmännische Funktion hat und ausübt.