Diese Seite druckenKennzeichenrecht
(4) Schadenersatz nach der Lizenzanalogie (BGH I ZR 169/07 vom 27. Juli 2009 – BTK)
Sachverhalt: Die Beklagte war in einem Vorprozess wegen Verletzung der Rechte an der Firmenbezeichnung der Klägerin zum Schadenersatz dem Grunde nach verurteilt worden. Aufgrund der erteilten Auskünfte durch die Beklagte hat die Klägerin einen Schaden nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie unter Zugrundelegung eines Lizenzsatzes von 4% auf EUR 448.000,00 berechnet und in der Klage geltend gemacht. Die Beklagte ist dem unter anderem auch dadurch entgegengetreten, dass die Umsatzrendite in der fraglichen Branche lediglich 1% betrage, so dass allenfalls eine Lizenz in Höhe von 0,3% des Umsatzes angemessen sei. Das LG München hat der Klage in Höhe von EUR 225.000,00 stattgegeben. Die Berufung bliebt ohne Erfolg, während die Revision der Beklagten überwiegend zu deren Gunsten ausfiel.
Gründe: Der BGH hat zunächst festgestellt, dass es für die Berechnung des Schadenersatzes nach der Lizenzanalogie nicht darauf ankomme, ob überhaupt von einem Schadenseintritt bei der Klägerin auszugehen sei. Es komme nicht darauf an, ob die Parteien unmittelbar austauschbare Leistungen anböten. Der Eintritt eines Schadens ergebe sich schon daraus, dass der Kennzeicheninhaber den Eingriff in sein Kennzeichenrecht als vermögenswertes Recht nicht hinnehmen müsse und jedenfalls Schadenersatz in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr beanspruchen könne. Der Feststellung eines konkret entstandenen Schadens bedürfe es nicht. Erforderlich sei nur, dass bei einem Schutzrecht der in Rede stehenden Art ganz allgemein die Erteilung von Lizenzen verkehrsüblich sei. Auf die Verhältnisse in der Branche, in der die Parteien tätig seien, komme es nicht an.
Die Beklagte konnte darüber hinaus nicht mit der Behauptung durchdringen, dass für die Verletzung von Unternehmenskennzeichen von deutlich niedrigeren Lizenzsätzen auszugehen sei als bei Markenverletzungen. Nach dem BGH sei auf die verkehrsübliche Lizenzgebühr abzustellen. Dabei spielten als wertbildende Faktoren der Bekanntheitsgrad und der Ruf des Zeichens eine maßgebliche Rolle. Außerdem komme es auf das Maß der Verwechslungsgefahr an. Der übliche Rahmen für Kennzeichenlizenzen liege nach den Feststellungen des Berufungsgerichtes bei Umsatzlizenzen zwischen 1 und 5%, wobei zwischen Marken und Unternehmenskennzeichen kein Unterschied bestehe.
Die Auffassung der Vorinstanzen, bei der Ermittlung des Lizenzsatzes sei die in der Branche übliche Umsatzrendite nicht zu berücksichtigen, trat der BGH entgegen. Eine Umsatzrendite von lediglich 1% könne bei der Bestimmung des angemessenes Lizenzentgeltes nicht außer Betracht bleiben. Bei der Bestimmung der Höhe des Lizenzsatzes seien alle Umstände zu berücksichtigen, die auch bei freien Lizenzverhandlungen Einfluss auf die Höhe der Vergütung gehabt hätten. Hierzu gehörten auch die in der Branche üblichen Umsatzerlöse. Ein vernünftiger Lizenznehmer werde regelmäßig kein Lizenzentgelt vereinbaren, das doppelt so hoch sei wie der zu erwartende Gewinn.
Im Übrigen sei der nach der Lizenzanalogie einzuklagende Betrag um einen verzugsunabhängigen Zinsschaden zu erhöhen, wenn bei freien Lizenzverhandlungen üblicherweise eine Fälligkeitsabrede getroffen worden wäre. Der Verletzer zahle nämlich nicht – wie regelmäßig ein vertraglicher Lizenznehmer – in kurzen zeitlichen Abständen, sondern erheblich später. Da der Verletzer nicht besser stehen dürfe als ein vertraglicher Lizenznehmer, müsse in einem solchen Fall die Lizenzpflicht auch für den Verletzer gelten.
Stellungnahme: Im Bereich des Kennzeichenrechts wird der Schadenersatz überwiegend nach der sogenannten Lizenzanalogie berechnet, indem ein in der Branche bei Lizenzvergaben üblicher Lizenzsatz angesetzt wird, der mit dem Umsatz zu multiplizieren ist. Wie in dem Urteil festgestellt, liegt der Lizenzsatz üblicherweise zwischen 1 und 5%. Dabei wurde bisher nicht berücksichtigt, welche Umsatzrendite in der betroffenen Branche gewöhnlich erzielt wird. Dem ist der BGH nunmehr mit überzeugender Begründung entgegengetreten, d.h. bei der Abschätzung des Lizenzsatzes ist nun auch der in der Branche übliche Gewinn zu berücksichtigen. Dies wird wohl dazu führen, dass die Lizenzsätze deutlich unter der Umsatzrendite in der jeweiligen Branche – im ausgeurteilten Fall unter 1% - liegen werden. In Branchen, bei denen die Umsatzrendite im einstelligen Bereich liegt, wird man als auf Schadenersatz Beklagter zukünftig Chancen auf niedrigere Lizenzsätze als bisher haben.
Es erscheint nicht ausgeschlossen, das diese Entscheidung auch Auswirkungen auf die Schadenberechnung nach der Lizenzanalogie bei anderen Schutzrechtsarten haben wird. Dies bleibt jedoch abzuwarten.
(3) Schadenersatz durch Herausgabe des Verletzergewinns von mehreren Lieferanten in einer Lieferkette (BGH I ZR 98/06 vom 14. Mai 2009 – Tripp-Trapp-Stuhl)
Sachverhalt: Die Klägerin, Herstellerin des bekannten Tripp-Trapp-Kinderhochstuhls, nahm die Beklagte auf Schadenersatz im Wege der Herausgabe des bei der Beklagten angefallenen Verletzergewinns in Anspruch. In einem Vorprozess war die Beklagte wegen des Vertriebs einer Nachahmung des Kinderhochstuhls zur Unterlassung und zum Schadenersatz dem Grunde nach verurteilt worden. In dem nachfolgendne Zahlungsprozess hatte dann das LG Hamburg die Beklagte auf EUR 567.208,31 verurteilt. Das OLG Hamburg hat die Verurteilung in Höhe von EUR 357.253,52 aufrechterhalten. Gegen diese Entscheidung legten beide Parteien Revision zum BGH ein, die Beklagte mit dem Antrag auf vollständige Abweisung der Klage, die Klägerin mit dem Antrag auf Zahlung von Schadenersatz in Höhe von EUR 679.114,15. Der BGH hob die Vorentscheidungen auf und verwies die Sache an das OLG Hamburg zwecks Neuberechnung des Schadenersatzes zurück. Dabei war u.a. streitig, in welcher Höhe ein Verletzergewinn herauszugeben ist und ob der Kläger von jedem Verletzer innerhalb einer Lieferanten- bzw. Verletzerkette die Herausgabe des von diesem erzielten Gewinns als Schadenersatz fordern kann.
Gründe: Der BGH hob zunächst hervor, dass die Klägerin nicht den gesamten Verletzergewinn von der Beklagten herausverlangen könne. Vom Verletzergewinn seien zum einen sämtliche Kosten abzuziehen, die – ebenso wie die Einkaufs- und Materialkosten – dem Vertrieb des verletzenden Kinderhochstuhls unmittelbar zugerechnet werden könnten. Darüber hinaus sei der Verletzergewinn nur insoweit herauszugeben, als er auf der Urheberrechtsverletzung beruhe. Dieser sogenannte Kausalitätsabschlag sei erst nach Abzug der Kosten anzusetzen. Dieser Abschlag sei vom Richter zu schätzen. Bei einer Urheberrechtsverletzung komme es maßgeblich darauf an, inwieweit der Entschluss der Käufer zum Erwerb des verletzenden Kinderhochstuhls gerade darauf zurückzuführen sei, dass diese die Gestaltungsmerkmale erkennen lasse, auf denen der Urheberrechtsschutz beruhe. Wenn es um die Verletzung des Urheberrechts an einem Werk der angewandten Kunst gehe, könne nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Verletzergewinn im Falle einer identischen Nachahmung vollständig auf der Verletzung beruhe. Vielmehr seien in einem solchen Fall regelmäßig auch andere Faktoren wie die Funktionalität oder der günstige Preis des nachgeahmten Gegenstandes für die Kaufentscheidung maßgeblich. Die gestalterischen Elemente eines Kinderhochstuhls stellten keinesfalls die einzige und nicht einmal die wesentliche Motivation zum Kauf eines solchen Stuhles dar. Vielmehr stünden für um das Wohl ihres Kindes besorgte Eltern die Funktionalität und Sicherheit des Stuhles im Vordergrund. Der vom OLG Hamburg angenommene Kausalitätsabschlag von nur 10% sei deshalb zu gering.
Der Annahme des OLG Hamburg, die Klägerin könne nicht die Herausgabe des Verletzergewinns verlangen, weil die Klägerin den Lieferanten der Beklagten in einem parallelen Rechtsstreit erfolgreich auf Schadenersatz durch Herausgabe des Verletzergewinns in Anspruch genommen habe, erteilte der BGH eine Absage. Ein Rechtsinhaber (hier die Klägerin) sei grundsätzlich berechtigt, von jedem Verletzer innerhalb einer Verletzerkette die Herausgabe des von diesem erzielten Gewinns als Schadenersatz zu fordern. Allerdings werde der von dem Lieferanten an den Rechtsinhaber herauszugebende Gewinn durch Ersatzzahlungen gemindert, die der Lieferant seinen Abnehmern wegen deren Inanspruchnahme durch den Rechtsinhaber erbringe. Habe der Lieferant seinen Abnehmern wegen deren Inanspruchnahme durch den Rechtsinhaber Schadenersatz (Regress) geleistet, bevor er vom Rechtsinhaber auf Herausgabe des Verletzergewinns in Anspruch genommen werde, sei der von dem Lieferanten an den Rechtsinhaber als Schadenersatz herauszugebende Verletzergewinn von vornherein um den an die Abnehmer gezahlten Schadenersatz gemindert. Habe der Lieferant dem Rechtsinhaber den Verletzergewinn herausgegeben, bevor er seinen Abnehmern wegen deren Inanspruchnahme durch den Rechtsinhaber Schadenersatz geleistet habe, könne der Lieferant vom Rechtsinhaber wegen späteren Wegfalls des rechtlichen Grundes für die Leistung die Herausgabe des überzahlten Verletzergewinns beanspruchen. Dieser Bereicherungsanspruch des Lieferanten entstehe mit der Erfüllung der Regressforderung der Abnehmer. Er sei, soweit erforderlich, in einem gesonderten Prozess – gegebenenfalls im Wege der Vollstreckungsgegenklage – geltend zu machen.
Stellungnahme: Die Bedeutung dieser Entscheidung ist nicht auf das Urheberrecht beschränkt. Die Grundsätze zum Schadenersatz innerhalb einer Verletzerkette – z.B. Hersteller, Lieferant, Endabnehmer – sind auch auf die gewerblichen Schutzrechte, wie Patentrecht, Kennzeichenrecht und Geschmacksmusterrecht, anzuwenden. Begrüßenswert ist die Stärkung des jeweiligen Rechtsinhabers aufgrund der Tatsache, dass nunmehr höchstrichterlich geklärt ist, dass ein Rechtsinhaber von allen Verletzern innerhalb einer Verletzerkette Schadenersatz verlangen kann. Was zunächst gut klingt, wird jedoch dadurch relativiert, dass der BGH dem Lieferanten ein Minderungsrecht in dem Umfang zugesteht, in dem er seinem Abnehmer wegen dessen Inanspruchnahme durch den Rechtsinhaber Ersatzzahlungen leistet. Es ist also mit einem (Kosten-)Risiko verbunden, sämtliche Verletzer einer Verletzerkette auf Schadenersatzzahlung in Anspruch zu nehmen. Vernünftigerweise wird man denjenigen Verletzer herauspicken, bei dem der Verletzergewinn am höchsten ist. Der kann durch vorherige Erhebung von Auskunftsklagen gegen alle Verletzer ermittelt werden, d.h. zukünftig kann es bei einer Schutzrechtsverletzung lohnend sein, sämtliche Verletzer innerhalb einer Verletzerkette gemeinsam auf Unterlassung und Auskunft zu verklagen, um dann nach Auskunftserteilung denjenigen auf Zahlung von Schadenersatz in Anspruch zu nehmen, bei dem der Verletzergewinn am höchsten ist. Dem auf Verletzung eines Schutzrechts Verklagten ist zu empfehlen, sich mit den anderen Verletzern innerhalb einer Verletzerkette darüber zu verständigen, wie man durch Regresszahlungen untereinander den Anspruch des Schutzrechtsinhabers minimiert.
(2) Zulässigkeit von AdWord-Werbung bei google (BGH I ZR 30/07, I ZR 139/07 und I ZR 125/07 vom 22. Januar 2009 - Beta Layout, pcb und bananabay)
Sachverhalt: Insoweit kann auf die Besprechung unter Ziffer (1) Bezug genommen werden (unsere Website unter „Aktuell“ und „Kennzeichenrecht“). Es liegen jetzt die Entscheidungsgründe vor, aus denen sich folgende Schlüsse ziehen lassen.
(1) Entscheidung „Better Layout“
Der BGH hat die mangelnde Verwechslungsgefahr unter den Randbedingungen festgestellt, dass bei Eingabe des Keywords (vorliegend „Better Layout“) eine von der Trefferliste räumlich abgesetzte AdWord-Anzeige erscheint, in welche die fremde geschäftliche Bezeichnung „Better Layout“ nicht verwendet wird. Jedem, der Firmenbezeichnungen Dritter als Keyword einer AdWord-Werbung registrieren lässt, ist dringend anzuraten, die vorgenannten Konditionen einzuhalten, d.h. für eine räumliche Trennung zu sorgen – dies wird in der Regel von der Suchmaschine vorgegeben – und von der Verwendung des Keywords in der Anzeige abzusehen.
(2) Entscheidung „PCB“
In dieser Entscheidung sah der BGH kein Problem darin, die Buchstabenfolge „PCB“ als Keyword bei google zu hinterlegen, obwohl sie Teil der Marke „PCB-Pool“ war und deshalb die AdWord-Werbung sowohl bei Eingabe von „PCB“ als auch von „PCB-Pool“ erschien. Voraussetzung auch hier, dass die jeweilige Marke in der Anzeige nicht genannt wird.
(3) Entscheidung „Bananabay“
Hier stimmte das Keyword identisch mit der eingetragenen Marke „Bananabay“ überein. Der BGH hat – wie schon berichtet – nicht durchentschieden, sondern die Entscheidung dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt. Dies war unausweichlich und mit Blick auf das „grenzenlose“ Internet auch richtig. Der BGH hat dem EuGH drei Wege zur Lösung der Streitfrage aufgezeigt, ohne einen der Lösungswege zu favorisieren. Es muss als völlig offen betrachtet werden, welchen Weg der EuGH gehen wird, also ob die Verwendung einer für einen Dritten eingetragenen Marke als Keyword zulässig ist oder nicht. Bis zu einer Entscheidung kann nur abgeraten werden, solche Keywords zu verwenden, zumal einiges dafür spricht, dass der EuGH eine solche Verwendung im Interesse eines effektiven Schutzes der Werbefunktion der Marke als Markenverletzungshandlung ansieht.
(1) Zulässigkeit von AdWord-Werbung bei google (BGH I ZR 30/07, I ZR 139/07 und I ZR 125/07 vom 22. Januar 2009 - Beta Layout, pcb und bananabay)
Sachverhalt: Bei Suchmaschinenbetreibern wie Google kann man Werbeanzeigen schalten, die bei Eingabe eines Suchworts (Keyword) in die Suchmaschine neben der Trefferliste in einem nach rechts versetzten, räumlich getrennten Werbeblock erscheinen (sog. AdWord-Werbung). Die Werbeanzeigen enthalten in der Regel einen Link, der auf die Website des Werbenden führt. Der Werbende hat es durch die dem Suchmaschinenbetreiber mitgeteilte Liste an Suchwörtern in der Hand, neben welchen Treffern der Trefferliste seine Anzeige erscheint. Bisher hoch umstritten war die Frage, ob der Werbende in seine Suchwortliste auch geschützte Kennzeichen (Marke, Firmenbezeichnung, Titel) Dritter aufnehmen darf, um hierdurch mit der Anzeige neben dem Inhaber des Kennzeichens platziert zu werden. Die Instanzengerichte haben die Zulässigkeit der Verwendung solcher Kennzeichen als Suchwörter unterschiedlich beurteilt. Der BGH hatte jetzt Gelegenheit, in drei Fällen der AdWord-Werbung Entscheidung zu treffen.
(1) In der Entscheidung „Beta Layout“ machte die Klägerin aus ihrer Unternehmensbezeichnung „Beta Layout GmbH“ Rechte gegen einen AdWord-Werber wegen Verwendung der Bezeichnung „Beta Layout“ als Suchwort geltend. Der BGH sah darin keine Verletzung der Unternehmensbezeichnung, zumal das Suchwort nicht in der AdWord-Werbeanzeige erschien.
(2) In der Entscheidung „pcb“ machte die Klägerin Ansprüche aus ihrer eingetragenen Marke „pcb-POOL“ geltend, weil die Beklagte als Suchwort die Buchstaben „pcb“ hinterlegt hatte. Der BGH wies die Klage ab, weil die Buchstaben „pcb“ in Fachkreisen als Abkürzung für „printed circuit board“ gilt und deshalb beschreibend ist. Die Verwendung von beschreibenden Angaben kann ein Markeninhaber auch dann nicht untersagen, wenn sie markenmäßig benutzt wird und dadurch die Gefahr einer Verwechslung begründet wird.
(3) In der Entscheidung „bananabay“ machte die Klägerin ebenfalls markenrechtliche Ansprüche aus der eingetragenen Marke „bananabay“ gegen einen Werbenden geltend, der als Schlüsselwort die Bezeichnung „bananabay“ bei Google angemeldet hatte. Für die Frage der Markenverletzung kam es in diesem Fall darauf an, ob die Verwendung des Suchworts eine markenmäßige Verwendung der eingetragenen Marke ist. In diesem Fall entschied der BGH nicht, sondern legte die Frage dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vor. Insoweit wird man sich noch mindestens zwei Jahre gedulden müssen.
Stellungnahme: So sehr man sich über die Klarstellung durch die beiden erstgenannten Entscheidungen freuen kann, so sehr muss man enttäuscht sein, dass bei einer der häufigsten Fallgestaltungen, nämlich der Verwendung einer für einen Dritten eingetragenen Marke als Suchwort für AdWord-Werbung, alles offen bleibt. Wir versprechen uns von den bisher nicht vorliegenden Urteilsbegründungen zu den drei Fällen mehr Klarheit und möglicherweise eine Prognose hinsichtlich des dritten Falls. Wir werden über die Urteilsgründe nach deren Veröffentlichung berichten.