Patent- und Gebrauchsmusterrecht

(43) Patentierungsausschluss für Verfahren zur chirurgischen Behandlung (BGH X ZB 9/09 vom 31.8.2010 – Bildunterstützung bei Katheternavigation)

 

Sachverhalt: Die Anmelderin hatte eine Patentanmeldung auf ein Verfahren zur Bildunterstützung bei der gezielten Navigation eines in ein Hohlraumorgan des menschlichen oder tierischen Körpers invasiv eingeführten Katheters an einen pathologischen Ort eingereicht, bei dem anhand einer ersten Bilddarstellung die Position eines pathologischen Ortes lokalisiert und die Bilddarstellung während der nachfolgenden Navigation des Instruments zusammen mit einer zweiten Bilddarstellung wiedergegeben wird. Damit soll zur Verringerung des Patientenrisikos und zur Herabsetzung der Strahlenbelastung während der Untersuchung ein einfaches Navigieren und damit ein schnelles Auffinden und Lokalisieren der relevanten pathologischen Orte ermöglicht werden. Das Deutsche Patent- und Markenamt und auch das Bundespatentgericht hatten das beanspruchte Verfahren als ein solches zur chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers, das nach dem Patentgesetz nicht patentierbar ist, qualifiziert und deshalb die Anmeldung zurückgewiesen. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde hatte die Anmelderin Erfolg.

 

Gründe: Die zu den Vorinstanzen gegenteilige Auffassung begründet der BGH damit, dass die Ansprüche in der Patentanmeldung sich in keiner Weise den Modalitäten der Katheteruntersuchung selbst – etwa der Steuerung des Einsatzes oder sonst der Arbeitsweise dieses Instruments – widmeten, sondern die Durchführung der Katheteruntersuchung als außerhalb des beanspruchten Verfahrensgegenstandes liegenden Ablauf voraussetzten, über den zu disponieren allein der die Untersuchung vornehmenden Person obliege. In dem Hauptanspruch werde sachlich zwischen dem Bildgebungsverfahren einerseits und der Kathethernavigation andererseits unterschieden. Letzteres sei zwar entsprechend der Spruchpraxis des EPA als Verfahren zur chirurgischen Behandlung zu bewerten. Vorliegend sei aber die Navigation selbst kein Abschnitt des beanspruchten Verfahrens. Zwar sei ein enger medizinisch-technischer Bezug zu der durchgeführten Katheternavigation gegeben. Dies ändere aber nichts daran, dass der Anspruch zwischen dem Bildgebungsverfahren und der Katheternavigation unterscheide. Das Verbot der Patentierung  von chirurgischen Verfahren verbiete nicht die Patentierung von Verfahren, die im Zusammenhang mit der Durchführung eines solchen Verfahrens verwendet werden könnten.

 

Das angemeldete Verfahren sei auch nicht als  von der Patentierung auszuschließendes Diagnostizierverfahren zu bewerten. Ein solches Verfahren liege nur dann vor, wenn es als Verfahrensschritte die Sammlung von Daten, den Vergleich dieser Daten mit Normwerten, die Feststellung einer signifikanten Abweichung und die Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild (Diagnose) umfasse. Das angemeldete Verfahren stelle allenfalls ein für eine Krankheitsbestimmung relevantes Zwischenverfahren dar, was für sich den Patentierungsausschluss nicht begründe. Der beanspruchte Verfahrensgang mache deutlich, dass es nicht um eine Diagnose gehe.

 

Stellungnahme: Aus ethischen Gründen sind chirurgische Verfahren sowie Diagnostizierverfahren vom Patentschutz ausgeschlossen. Als Ausnahmetatbestände sind solche Ausschlussbestimmungen grundsätzlich eng auszulegen, und erfreulicherweise hat dies der BGH im vorliegenden Fall auch getan. Er hat einem Verfahren entgegen den Beurteilungen der Vorinstanzen Schutz gewährt, das zwar im Zusammenhang mit einer chirurgischen Maßnahme (invasive Einführung und Navigation eines Katheters) stattfindet, jedoch die Navigation des Katheters mit Hilfe einer besonderen Bilddarstellung lediglich unterstützt. Erfreulich ist auch, dass die Begründung des BGH mehrfach die Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes heranzieht, also das Bemühen einer Angleichung und damit Harmonisierung mit dem europäischen Patentrecht erkennbar ist. Erfinderisch gestaltete medizinische Geräte sind also schutzfähig, selbst wenn bei deren Anwendung eine chirurgische Maßnahme durchgeführt wird und sich die Ermittlung der dabei anfallenden Daten darauf beschränken, hilfreich für die spätere Erstellung einer Diagnose zu sein.

 

(42) Erfinderische Tätigkeit bei von durchschnittlich versiertem Fachmann zu erwartender Entwicklungsleistung (BGH X ZR 79/09 vom 27.04.2010 – Fugenglätter)

Sachverhalt: Die Klägerin hatte mit einer Nichtigkeitsklage den deutschen Teil eines europäischen Patents angegriffen, das sich auf einen plattenförmigen Fugenglätter zum Nacharbeiten dauerelastischer Fugenmasse bezieht und dessen Besonderheit darin besteht, dass der Fugenglätter aus einem Elastomer besteht und im Inneren relativ dünn und weich ist und somit durch Biegen optimal angepasst werden kann. Das Patent ist sowohl vom Bundespatentgericht als auch vom BGH für nichtig erklärt worden.

 

Gründe: Nach Auffassung des BGH ermangele es dem patentierten Fugenglätter an erfinderischer Tätigkeit, weil es keiner überdurchschnittlichen fachmännischen Fähigkeiten bedurfte, um ihn aus dem Stand der Technik zu entwickeln. Als für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit maßgebender Fachmann sei von einem Handwerksmeister im Bereich Innenausbau/Fliesen/Sanitär auszugehen. Dessen Überlegungen zur Weiterentwicklung der aus dem Stand der Technik bekannten Fugenglätter setzten nach den Ausführungen des BGH naturgemäß bei einer Fehleranalyse der vorhandenen Lösungen und deren Verbesserungen an. Als problematisch bei den bekannten Fugenglättern sei festgestellt worden, dass sie sich nicht hinreichend an Unebenheiten anpassten, so dass die in Vertiefungen eingedrungene Verfugungsmasse mangels Unflexibilität starr über die Vertiefungen hinweg glitten und deshalb nicht mitentfernt würden. Ein verbessertes Arbeitsergebnis sei zu erwarten – und dies werde dem Fachmann schnell klar –, wenn das Werkzeug elastischer und schmiegsamer gestaltet werde. Um zu erkennen, dass das Ziel einer verbesserten Anpassung und Materialaufsammlung dadurch erreicht werde, dass für den Fugenglätter ein elastischer Kunststoff ausgewählt werde, der sich durch einfaches Zusammendrücken verformen lasse, aber seine ursprüngliche Form zurückgewinne, wenn der verformende Druck aufgehoben werde, hätte der Fachmann auf seinem Gebiet überdurchschnittlich bewandert und befähigt sein müssen. Er hätte auch keine erhebliche gedankliche Kreativität entfalten müssen, um zu der Lösung des Streitpatents zu gelangen. Eine endgültige Auswahl bezüglich der in Betracht kommenden Materialien könne er mit allenfalls geringem zusätzlichen Recherchenaufwand treffen.

 

Dem stehe nicht entgegen, dass der Fachmann im Stand der Technik keine unmittelbare Anregung zur materialmäßigen Weiterbildung des bekannten Fugenglätters vorfand, sondern zu dessen Auffinden von allgemeineren Überlegungen ausgehen musste. Bei der Beurteilung, ob einer beanspruchten Lösung eine erfinderische Bedeutung beigelegt werden könne, sei von dem auszugehen, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leiste. Beschränkt sich die Problembewältigung – wie hier – darauf, ein als solches bekanntes, einfach strukturiertes Werkzeug aus einem modifizierten Material (hier: Elastomer statt Kunststoff) herzustellen und darüber hinaus nur noch darauf, den Fachmann in diesem Zusammenhang anzuweisen, die Bestandteile so auszugestalten, dass die Eigenschaften des gewählten Materials optimal ausgenutzt werden könnten, handele es sich auch dann um eine auch von einem durchschnittlich versierten Fachmann zu erwartende Entwicklungsleistung, wenn für die Auswahl des Werkstoffs Vorbilder im Stand der Technik nicht auszumachen seien.

 

Stellungnahme: Ob eine Erfindung sich naheliegend aus dem Stand der Technik herleiten lässt und es demnach an erfinderischer Tätigkeit mangelt oder nicht, ist im Einzelfall immer eine schwierig zu entscheidende Frage. Im vorliegenden Fall ging es um ein sehr einfaches Werkzeug, dessen Nachteile durch Wahl eines geeigneteren Materials und dessen seine Eigenschaften optimierende Formgebung verbessert wurde. Schon nach früherer Rechtsprechung konnte man mit einer Erfindung, die sich in einem Materialaustausch erschöpfte, kaum ein Patent erhalten. Dies gilt – nicht zuletzt nach der vorstehend besprochenen Entscheidung – erst recht in solchen Fällen, in denen sich der neue Werkstoff aufgrund einer Fehleranlayse des bekannten Werkzeugs aufdrängt oder hierfür zumindest in Frage kommt. Dies gilt – wie die Entscheidung zeigt – auch dann, wenn das Werkzeug dabei so gestaltet wird, dass die gewünschten Eigenschaften des ausgewählten Materials optimal ausgenützt werden. Dann kommt es auch nicht mehr darauf an, wenn Vorbilder für die Auswahl des Werkstoffs im Stand der Technik nicht auszumachen sind.

 

Dass das Europäische Patentamt bei der Erteilung des hier nichtig erklärten Patents großzügiger vorgegangen ist, hat offenbar damit zu tun, dass man beim EPA die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit häufig sehr formal behandelt, indem die erfinderische Tätigkeit schon dann bejaht wird, wenn sich die neue Kombination (hier Fugenglätter aus neuem Material mit daran angepasster Formgebung) nicht aus Dokumenten zum Stand der Technik zusammensetzen lässt. Vorliegend fehlte es daran. Mangelnde erfinderische Tätigkeit kann sich aber eben auch daraus ergeben, dass ein Fachmann nach Fehleranalyse und naheliegenden Überlegungen zu einem verbesserten, nicht aber erfinderischen Ergebnis kommt. Es erscheint zweifelhaft, dass man mit der Begründung des BGH in einem Einspruchsverfahren vor dem EPA Erfolg gehabt hätte.
 

(41) Europäisches Patentgerichtssystem

In unserem Newsletter Nr. 8 hatten wir über den Stand bezüglich der Installation eines europäischen Patentgerichtssystems berichtet (auf unserer Website nachzulesen unter dem Link „Aktuell/Patent- und Gebrauchsmusterrecht/Nr. (36)“). Der Rat der EU hatte den EuGH gebeten, eine Stellungnahme zu dem Entwurf eines entsprechenden Abkommens abzugeben. Überraschenderweise hat die zuständige Generalanwältin am EuGH in ihren Schlussanträgen erklärt, dass der Entwurf dieses Abkommens mit dem EU-Recht nicht vereinbar sei. Eigentlich war die Vorlage dieser Frage als reine Formsache betrachtet worden. Angesichts der Übung des EuGH, den Anträgen des Generalanwalts in der Regel zu folgen, muss wohl der Abkommensentwurf erheblich überarbeitet und neu verhandelt werden. Damit rückt die Einrichtung eines EU-Patentgerichtssystems in weite Ferne.
 

(40) Weiterverwendung von Abbildungen des ehemaligen Verletzungsgegenstandes (OLG Düsseldorf I-2 W 98/09 vom 27. 11.2008 – Schlachtroboter)

 

Sachverhalt: Die Beklagte war in einem Vorprozess dazu verurteilt worden, eine bestimmte Vorrichtung nicht mehr herzustellen. Sie verwendete jedoch bildliche Darstellungen der Vorrichtung in ihrem Internetauftritt weiter und fühlte sich dazu auch berechtigt, weil auch die abgewandelte, nicht mehr verletzende Ausbildung der Vorrichtung in den bildlichen Details identisch war mit der alten Vorrichtung und weil sie der abgewandelten Vorrichtung eine andere Artikelbezeichnung gegeben hatte. Dies sah das OLG Düsseldorf anders.

Gründe: Das OLG Düsseldorf führt aus, dass ein verbotswidriges Anbieten eines Verletzungsgegenstandes vorliege, wenn die das ursprünglich patentverletzende Produkt zeigende bildliche Darstellung in der Werbung identisch weiterbenutzt werde und sich die Abbildung gleichermaßen mit der früheren patentverletzenden wie mit der abgewandelten, nicht mehr schutzrechtsverletzenden Ausführungsform in Übereinstimmung bringen lasse, weil beide Gegenstände in den aus der Abbildung ersichtlichen Details übereinstimmen und sich die vorgenommenen Abwandlungen aus der bildlichen Darstellung nicht erschließen würden. Namentlich derjenige Abnehmer, dem die schutzrechtsverletzende Ausführungsform bekannt sei, werde angesichts der ihm für das patentverletzende Erzeugnis geläufigen Abbildung zu der Annahme verleitet, dass mit der Werbung weiterhin das frühere, schutzrechtsverletzende Produkt angeboten werde. Dem könne nur dadurch entgegengewirkt werden, dass mit der Weiterverwendung der Abbildung zugleich unmissverständlich auf die Tatsache der Änderung hingewiesen werde. Aus der Belehrung brauche sich dabei für den Verkehr grundsätzlich bloß ergeben, dass die Ausgestaltung geändert worden sei, und nicht, in welcher Hinsicht die Variation vorgenommen worden sei. Erfolge ein Hinweis auf eine geänderte Ausführungsform, erschließe sich jedoch aus den übrigen Werbeaussagen oder aus sonstigen Umständen, dass die Ausstattung ausschließlich in nicht erfindungsrelevanten Details variiert worden sei, so liege wiederum ein patentverletzendes Angebot vor.

In einer weiteren Entscheidung führt das OLG Düsseldorf (U-2 W 64/09 vom 07. Dezember 2009 – Plasmabeschichtungsanlage) aus, es werde ein gerichtliches Verbot verletzt, wenn in der entsprechenden Interntwerbung ein Link enthalten sei, in dem mitgeteilt werde, dass das Produkt nach gerichtlicher Entscheidung geändert worden sei und nun nicht mehr in patentverletzender Weise angeboten werde.

Stellungnahme: Wegen Patentverletzung verurteilte Beklagte neigen nicht selten dazu, ihren Werbeauftritt bezüglich des verbotenen Produktes unverändert zu lassen, oft aus Nachlässigkeit, aber auch in dem Gefühl, hierzu berechtigt zu sein, wenn das abgewandelte, nicht mehr patentverletzende Produkt in der in der Werbung verwendeten Darstellungsweise nicht verändert worden ist, also die Darstellungen des alten Produkts auch gleichsam die Darstellungen des abgewandelten Produkts in der jeweils gewählten Perspektive ist. Hier zeigen die beiden Urteil des OLG Düsseldorf Grenzen auf. Wird nach wie vor der Eindruck erweckt, es handele sich bei dem betroffenen Produkt um das ursprünglich verbotene Produkt, gibt der ehemalige Patentverletzer Anlass für ein Ordnungsmittelverfahren des Patentinhabers. Die Verwendung anderer Artikelbezeichnungen oder auch eines aufklärenden Links reichte dem OLG Düsseldorf in den entschiedenen Fällen nicht aus. Ehemalige Patentverletzer müssen also möglichst klar darauf hinweisen, dass die mit der Waren angebotenen Produkte nicht mehr eine patentverletzende Gestaltung haben. Dass solche Hinweise nicht gerade imagefördernd sind, versteht sich. Will man dies vermeiden, bleibt nichts anderes übrig als die Neugestaltung des Werbeauftritts unter Verwendung aktueller Abbildungen und die Herausstellung, dass es sich gegenüber dem Modell X um eine Weiter- bzw. Neuentwicklung handelt. Die damit verbundenen höheren Kosten dürften ein besseres Investment sein als die Anbringung der vom Gericht geforderten Aufklärungshinweise.

 

(39) Einstweilige Verfügung aus einem Patent (OLG Düsseldorf, I-2 U 126/09 vom 29. April 2010 – Harnkatheterset)

 

Sachverhalt: Die Klägerin hatte eine einstweilige Verfügung aus ihrem für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patent gegen die Beklagte beantragt, die ein Blasenkatheterset vertrieb, der nach Auffassung der Klägerin das Verfügungspatent wortsinngemäß verwirkliche. Sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht Düsseldorf wiesen den Antrag zurück, da der Rechtsbestand des Verfügungspatents nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden könne.

 

Gründe: In seiner Entscheidung hat das OLG Düsseldorf noch einmal seine Anforderungen präzisiert, die nach seiner Auffassung erfüllt sein müssen, damit aus einem Patent eine einstweilige Verfügung gegen einen Verletzer erwirkt werden kann. Sie komme nur dann in Betracht, wenn sowohl der Bestand des Verfügungspatents als auch die Patentverletzung so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu bewerten sei, dass eine fehlerhafte, in einem späteren Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten sei. Sei dies zweifelhaft, reicht ein entsprechender Vortrag des Antragsgegners nicht aus. Vielmehr müsse das Schutzrecht auch tatsächlich angegriffen werden, beispielsweise durch einen Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage, oder ein Angriff müsse zumindest verlässlich vorauszusehen sein. Sei das Verfügungspatent mit einem Rechtsbehelf angegriffen, sei es Sache des Patentinhabers, glaubhaft zu machen, dass die gegen das Verfügungspatent vorgebrachten Einwendungen unberechtigt sind und das Verfügungspatent mit Sicherheit in dem Verfahren gegen das Patent bestehen werde. Von einem hinreichenden Rechtsbestand des Verfügungspatents könne im Allgemeinen nur ausgegangen werden, wenn das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren erfolgreich überstanden habe. Davon könne nur in besonderen Fällen abgesehen werden, zum Beispiel

 

a)   wenn der Antragsgegner sich bereits mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt habe, so dass die Patenterteilung sachlich der Entscheidung in einem streitigen Verfahren gleich stehe;

 

b)   wenn ein Rechtsbestandsverfahren (Einspruch- oder Nichtigkeitsklage) deshalb nicht durchgeführt worden sei, weil das Patent allgemein als schutzfähig anerkannt werde;

 

c)   wenn sich die Einwendungen gegen den Rechtsbestand des Verfügungspatents als haltlos erwiesen; oder

 

d)   wenn mit Rücksicht auf die Marktsituation und die aus der Schutzrechtsverletzung drohenden Nachteile außergewöhnliche Umstände gegeben seien, die es für den Antragsteller ausnahmsweise unzumutbar machten, den Ausgang eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten.

 

Sei das Verfügungspatent erstinstanzlich widerrufen oder vernichtet, komme eine einstweilige Unterlassungsverfügung dennoch in Betracht, wenn die Nichtigkeitsentscheidung erkennbar fehlerhaft sei. Außerdem müssten besondere Nachteile hinzukommen, die dem Antragsteller dadurch drohten, dass er auf den Ausgang des Einspruchsbeschwerde- oder Nichtigkeitsberufungsverfahren verwiesen werde.

 

Stellungnahme: Die Entscheidung macht noch einmal deutlich, dass das OLG Düsseldorf – es hat angesichts seines Rufes eine gewisse Meinungsführerschaft im Kreis der Patentsenate – hohe Hürden aufstellt, damit ein auf ein erteiltes Patent gegründeter Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung Erfolg hat. Darin drückt sich die Erfahrung des Gerichts aus, dass „nur“ im einseitigen Verfahren geprüfte Patentanmeldungen nicht selten erheblich eingeschränkt oder sogar widerrufen bzw. vernichtet werden, wenn sie auf den Prüfstand eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens gestellt werden. Dies mag für Patentinhaber eine frustrierende Nachricht sein, erwarten sie doch in der Regel von einem geprüften Patent – anders als von einem ungeprüften Gebrauchsmuster -, dass man gegen einen Verletzer mit allen Mitteln, und damit auch mit dem einer einstweiligen Verfügung, vorgehen kann. Andererseits ist die sofortige Vollstreckbarkeit einer einstweiligen Verfügung ein scharfes Schwert, mit dem in den Geschäftsbetrieb eines zu dem Zeitpunkt nur mutmaßlichen Verletzers massiv eingegriffen wird, wenn die Verfügung vollstreckt wird. Dem Verletzer steht zwar ein Schadenersatzanspruch zu, sollte sich das Verfügungspatent als nicht rechtsbeständig herausstellen. Bis dieser jedoch zum Tragen kommt, kann viel Zeit vergehen, und das Risiko, dass einer der beiden Beteiligten dabei auf der Strecke bleibt, ist nicht klein. Gleichwohl dienen die hohen Hürden des OLG Düsseldorfs auch dem Schutz von Patentinhabern vor dem Boomerang des Schadenersatzanspruchs. Hat ein Patentinhaber die Hürden übersprungen und erlässt das Gericht daraufhin die einstweilige Verfügung, dürfte der Patentinhaber vor einer solchen Inanspruchnahme relativ sicher sein.

 

(38) Patentstatistik für das Jahr 2009 des Deutschen Patent- und Markenamtes

 

Trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise wurden im Jahr 2009 59.583 Erfindungen zum Patent (ein Rückgang um 4,5%) und 17.306 zum Gebrauchsmuster (ein Anstieg von 1,4%) angemeldet. Es wurden 32.074 Patentprüfungsverfahren abgeschlossen, davon 14.431 (45%) mit einer Patenterteilung. 8.650 Patentanmeldungen (27%) wurden nach der Prüfung zurückgewiesen. Die restlichen 28% wurden mangels Gebührenzahlung oder wegen Zurücknahme beendet. Insgesamt waren in Deutschland Ende 2009 mehr als 534.000 Patente und knapp 97.000 Gebrauchsmuster in Kraft. In der Statistik nicht erfasst sind europäische Patentanmeldungen und Patente sowie PCT-Anmeldungen.

 

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat auch im Jahr 2009 kostendeckend gearbeitet. Dabei erzielte es Einnahmen in Höhe von 293,3 Millionen Euro (einschließlich der Einnahmen des Bundespatentgerichtes). Das Amt hatte Ende 2009 2609 Mitarbeiter, 4,4% mehr als im Vorjahr.

 

(37) Bilanzierung von Patenten

 

Im Mai 2009 ist das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft getreten, das neue Möglichkeiten für die Bilanzierung von Patenten eröffnet. Wir hatten darüber berichtet (vgl. unsere Website: Aktuell/Patent- und Gebrauchsmusterrecht/Nr. (22)). Wir können Ihnen jetzt ein Buch empfehlen, das einen praxisnahen Einblick in  die Grundlagen der Bilanzierung von Patenten gibt und sich bestens für die betriebsinterne Handhabung eignet:

  

Gründewald/Köllner/Petersen/Wurzer/Zwirner

Bilanzierung von Patenten

2010 Wolters Kluwer Deutschland GmbH (Carl Heymanns Verlag)

ISBN 978-3-452-27206-5

EUR 48,00

 

Das Buch umfasst 111 Seiten und zeichnet sich durch übersichtliche Gestaltung und gute Verständlichkeit aus.

 

(36) EU-Patentrecht und europäisches Patentgerichtssystem

 

Bericht: Seit den 70-er Jahren des letzten Jahrhunderts sind immer wieder Vorstöße gemacht worden, ein EU-Patent mit gemeinschaftsweiter Wirkung zu installieren. Am 4. Dezember 2009 hat der Rat der Europäischen Union grundlegende Elemente eines neuen europäischen Patentsystems festgelegt.

 

Was das EU-Patent selbst betrifft, soll für die Prüfung und Erteilung des EU-Patents das Europäische Patentamt zuständig sein. Das Europäische Patentübereinkommen soll dann auch auf EU-Patente und deren Anmeldungen Anwendung finden. Allerdings ist der Streit über das Übersetzungserfordernis (und die damit zusammenhängenden Kosten) immer noch nicht beigelegt worden. Dies soll auf Basis einer Verordnung erfolgen, deren Erlass Einstimmigkeit unter den Vertragsstaaten voraussetzt.

 

Das gleichzeitig beschlossene System eines Europäischen und EU-Patentgerichts soll für die Beurteilung von Verletzungen von europäischen Patenten und von EU-Patenten zuständig sein, aber auch für die Beurteilung der Gültigkeit solcher Patente. Unterhalb des EuGH sollen zwei Instanzen eingerichtet werden, wobei der EuGH lediglich für die Auslegung des Gemeinschaftsrechts zuständig sein, also keine echte Revisionsinstanz bilden soll. Das Gericht erster Instanz soll aus einer Zentralkammer und mehreren lokalen bzw. regionalen Kammern bestehen, wobei die lokalen bzw. regionalen Kammern für die Patentstreitsachen, die Zentralkammer für negative Feststellungsklagen, für Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit eines Patents und für Zwangslizenzen zuständig sein sollen. In Deutschland sind als Sitze für lokale Kammern die Standorte Düsseldorf, München und Mannheim in der Diskussion. Regionale Kammern sind solche, die für mehrere Staaten zuständig sind. So ist beispielsweise für die Benelux-Staaten eine regionale Kammer vorgesehen. Für den Sitz der Zentralkammer ist Paris im Gespräch.

 

Das Berufungsgericht (zweite Instanz) ist für die umfängliche Entscheidung des Rechtsstreites zuständig. Als alleiniger Sitz des Berufungsgerichts ist auch hier Paris angedacht.

 

Stellungnahme: Der erneute Vorstoß für die Einführung eines Gemeinschaftspatents ist sicherlich zu begrüßen. Mit Blick darauf, dass der Streitpunkt, der auch bisher die Einführung eines Gemeinschaftspatents verhinderte, nämlich die Sprachenfrage, nicht abschließend geklärt werden konnte, bedarf es eines gehörigen Optimismusses zu glauben, dass das Gemeinschaftspatent bald und mit (Kosten-)Vorteilen für die Anmelder installiert werden wird. Auch die Einrichtung eines Europäischen und EU-Patentgerichts wird so schnell nicht kommen, auch wenn die hierfür zu überwindenden Hürden deutlich niedriger liegen. Die Verfahrenskosten dürften erheblich höher liegen als bei einem Patentverletzungsprozess in Deutschland. Allerdings sind Entscheidungen dieses Gerichts dann in allen Staaten, auf das sich das Klagepatent bezieht, unmittelbar gültig, d.h. bei grenzüberschreitenden Verletzungshandlungen ist es nicht mehr erforderlich, separate Verletzungsprozesse in den betroffenen Ländern zu führen.

 

(35) Privates Vorbenutzungsrecht als Verteidigung im Patent- oder Gebrauchsmusterverletzungsprozess (OLG Düsseldorf I-2 U 88/08 vom 12.11.2009 – Desmopressin-Tablette)

 

Sachverhalt: Die Klägerin ist Inhaberin eines Gebrauchsmusters, betreffend eine pharmazeutische Zusammensetzung, das Desmopressin als therapeutisch wirksamen Bestandteil enthält und dessen Besonderheit darin besteht, dass der Gehalt an Oxidationsmitteln gleich oder weniger als 15 ppm der Zusammensetzung ist. Die Beklagte hatte vor dem Prioritätstag des Klagegebrauchsmusters eine Arzneimittelzulassung für ein entsprechendes Präparat in Österreich bewirkt und das Präparat auch in Österreich vertrieben sowie einen arzneimittelrechtlichen Zulassungsantrag für Deutschland gestellt, einen deutschen Vertriebspartner gewonnen und vertraglich an sich gebunden und diesen mit Hilfe von Produktdossiers etc. sowie der Überlassung mehrerer Musterlieferungen in die Lage versetzt, eigene Tätigkeit als Vertriebsunternehmen zwecks Markteinführung nach erfolgter Arzneimittelzulassung einzurichten. Die Beklagte berief sich deshalb auf ein privates (internes) Vorbenutzungsrecht. LG und OLG Düsseldorf bejahten die Voraussetzungen für die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts in Deutschland und wiesen deshalb die Klage bzw. Berufung ab. Das Verfahren ist noch nicht rechtskräftig, weil vor dem BGH anhängig.

 

Gründe: Nach den Worten des OLG Düsseldorf setze das private Vorbenutzungsrecht in tatbestandlicher Hinsicht zweierlei voraus: 1. einen Erfindungsbesitz des Vorbenutzers und 2. die Betätigung des Erfindungsbesitzes entweder durch die Vornahme mindestens einer gewerblichen Benutzungshandlung oder durch die Initiierung von Veranstaltungen, die alsbald nach dem Prioritätstag des Klageschutzrechtes eine gewerbliche Benutzung der Erfindung sicher erwarten lasse.

 

Was den Erfindungsbesitz angehe, sei es unerheblich, dass die Beklagte am Prioritätstag kein positive Wissen davon hatte, dass der Oxidationsmittelgehalt in der Tablettenzusammensetzung einen Wert von 15 ppm nicht überschreiten dürfe, um eine gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik überlegene Lagerstabilität erhalten werden solle. Darauf komme es nämlich nicht an. Ein Erfindungsbesitz als Voraussetzung für ein Vorbenutzungsrecht sei auch dann zu bejahen, wenn sich feststellen lasse, dass sich die Beklagte vor dem Prioritätstag mit Blick auf eine gewerbliche Nutzung für eine bestimmte Rezeptur ihrer Tablettenformulierung entschieden habe, die zwangsläufig und verlässlich zu einem erfindungsgemäßen Oxidationsmittelgehalt von £15 ppm führe. Unter solchen Umständen sei die Beklagte nämlich in der Lage gewesen, die von dem Klagegebrauchsmuster geschützte Erfindung beliebig wiederholbar auszuführen und damit den erfindungsgemäßen Erfolg (erhöhte Lagerstabilität) nicht nur zufällig, sondern planmäßig herbeizuführen. Darüber hinaus verlange der Erfindungsbesitz weder, dass die physikalischen oder chemischen Abläufe erkannt würden, die für den erfindungsgemäßen Vorteil verantwortlich seien, noch sei es erforderlich, dass der Vorbenutzer um diejenigen Vorzüge und Eigenschaften wisse, die mit der von ihm vorbenutzten technischen Lehre objektiv verbunden seien.

 

Die von den Beklagten vorgelegten Unterlagen über ihren vor dem Prioritätstag des Klagegebrauchsmusters eingereichten Zulassungsantrag ließen im Übrigen den Schluss zu, dass sich die Beklagte vor dem Prioritätstag für die gewerbliche Anwendung der pharmazeutischen Zusammensetzung auch in der Bundesrepublik Deutschland entschieden habe. Der in § 12 PatG enthaltene Begriff “Veranstaltung zur Benutzungsaufnahme” verlange, dass 1. der feste und endgültige Entschluss gefasst sei, die Erfindung gewerblich zu nutzen, und er erfordere 2. solche Vorkehrungen technischer oder kaufmännischer Art, die die alsbaldige Umsetzung dieses Entschlusses in die Tat vorbereiten würden. Die gewerbliche Benutzung dieser Erfindung müsse aufgrund der getroffenen Veranstaltung im Anschluss an den Prioritätstag greifbar zu erwarten gewesen sein. Maßgeblich sei in diesem Zusammenhang nicht die rein subjektive Willenslage des Vorbenutzers, sondern ob die gesamten Umstände für einen unbefangenen Betrachter erkennen ließen, dass die Benutzungsaufnahme bevorstehe.

 

Im Übrigen komme ein dem Hersteller oder Lieferanten zustehendes Vorbenutzungsrecht selbstverständlich auch den nachfolgenden Handelsstufen zu Gute, in dem die vom Vorbenutzungsberechtigten bezogenen und deshalb rechtmäßig in den Verkehr gelangten Gegenstände anschließend gewerblich frei weiter angeboten, vertrieben und gebraucht werden dürften. Auch wenn der Vorbenutzungsberechtigte nach dem Prioritätstag des Klagegebrauchsmusters das Vertriebsunternehmen austausche, seien beide für die jeweils  betreffende Zeit durch das ursprünglich entstandene Vorbenutzungsrecht geschützt.

 

Stellungnahme: Bei der Verteidigung gegen eine Klage wegen Verletzung eines Patents oder Gebrauchsmusters gehört es zur Routine abzuklären, ob man der Klage nicht ein privates bzw. internes Vorbenutzungsrecht entgegenhalten kann. Die Voraussetzungen hierfür ergeben sich aus den vorstehend wiedergegebenen Gründen. Im vorliegenden Fall streitig war die Frage, ob es für den zur Begründung des Vorbenutzungsrechts erforderlichen Erfindungsbesitz notwendig ist, den Wirkungsmechanismus des Erfindungsgegenstandes – in diesem Fall eine pharmazeutische Rezeptur - verstanden zu haben, der zu den Vorteilen – hier die Verbesserung der Lagerstabilität – führen. LG und OLG Düsseldorf haben sich einmütig auf den Standpunkt gestellt, dass dies grundsätzlich nicht der Fall sein muss, es vielmehr ausreicht, wenn der Vorbenutzer die geschützte Lehre reproduzierbar ausführen kann. Diese Beurteilung überzeugt, nicht zuletzt deshalb, weil sie eine Analogie hat. Auch für die Schutzfähigkeit einer Erfindung ist es nicht erforderlich, dass der Schutzrechtsinhaber erkannt hat, aufgrund welchen Wirkungsmechanismusses ein bestimmter Erfolg eintritt, und folglich muss er dies auch nicht in einer Patentanmeldung angeben. Entscheidend und ausreichend ist auch hier, dass der Anmelder eine bestimmte, reproduzierbare Lehre vermittelt, die den Fachmann in die Lage versetzt, die Erfindung zu verwirklichen.

 

(34) Schadenersatz durch Herausgabe des Verletzergewinns von mehreren Lieferanten in einer Lieferkette (BGH I ZR 98/06 vom 14. Mai 2009 – Tripp-Trapp-Stuhl)

 

Sachverhalt: Die Klägerin, Herstellerin des bekannten Tripp-Trapp-Kinderhochstuhls, nahm die Beklagte auf Schadenersatz im Wege der Herausgabe des bei der Beklagten angefallenen Verletzergewinns in Anspruch. In einem Vorprozess war die Beklagte wegen des Vertriebs einer Nachahmung des Kinderhochstuhls zur Unterlassung und zum Schadenersatz dem Grunde nach verurteilt worden. In dem nachfolgendne Zahlungsprozess hatte dann das LG Hamburg die Beklagte auf EUR 567.208,31 verurteilt. Das OLG Hamburg hat die Verurteilung in Höhe von EUR 357.253,52 aufrechterhalten. Gegen diese Entscheidung legten beide Parteien Revision zum BGH ein, die Beklagte mit dem Antrag auf vollständige Abweisung der Klage, die Klägerin mit dem Antrag auf Zahlung von Schadenersatz in Höhe von EUR 679.114,15. Der BGH hob die Vorentscheidungen auf und verwies die Sache an das OLG Hamburg zwecks Neuberechnung des Schadenersatzes zurück. Dabei war u.a. streitig, in welcher Höhe ein Verletzergewinn herauszugeben ist und ob der Kläger von jedem Verletzer innerhalb einer Lieferanten- bzw. Verletzerkette die Herausgabe des von diesem erzielten Gewinns als Schadenersatz fordern kann.

 

Gründe: Der BGH hob zunächst hervor, dass die Klägerin nicht den gesamten Verletzergewinn von der Beklagten herausverlangen könne. Vom Verletzergewinn seien zum einen sämtliche Kosten abzuziehen, die – ebenso wie die Einkaufs- und Materialkosten – dem Vertrieb des verletzenden Kinderhochstuhls unmittelbar zugerechnet werden könnten. Darüber hinaus sei der Verletzergewinn nur insoweit herauszugeben, als er auf der Urheberrechtsverletzung beruhe. Dieser sogenannte Kausalitätsabschlag sei erst nach Abzug der Kosten anzusetzen. Dieser Abschlag sei vom Richter zu schätzen. Bei einer Urheberrechtsverletzung komme es maßgeblich darauf an, inwieweit der Entschluss der Käufer zum Erwerb des verletzenden Kinderhochstuhls gerade darauf zurückzuführen sei, dass diese die Gestaltungsmerkmale erkennen lasse, auf denen der Urheberrechtsschutz beruhe. Wenn es um die Verletzung des Urheberrechts an einem Werk der angewandten Kunst gehe, könne nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Verletzergewinn im Falle einer identischen Nachahmung vollständig auf der Verletzung beruhe. Vielmehr seien in einem solchen Fall regelmäßig auch andere Faktoren wie die Funktionalität oder der günstige Preis des nachgeahmten Gegenstandes für die Kaufentscheidung maßgeblich. Die gestalterischen Elemente eines Kinderhochstuhls stellten keinesfalls die einzige und nicht einmal die wesentliche Motivation zum Kauf eines solchen Stuhles dar. Vielmehr stünden für um das Wohl ihres Kindes besorgte Eltern die Funktionalität und Sicherheit des Stuhles im Vordergrund. Der vom OLG Hamburg angenommene Kausalitätsabschlag von nur 10% sei deshalb zu gering.

 

Der Annahme des OLG Hamburg, die Klägerin könne nicht die Herausgabe des Verletzergewinns verlangen, weil die Klägerin den Lieferanten der Beklagten in einem parallelen Rechtsstreit erfolgreich auf Schadenersatz durch Herausgabe des Verletzergewinns in Anspruch genommen habe, erteilte der BGH eine Absage. Ein Rechtsinhaber (hier die Klägerin) sei grundsätzlich berechtigt, von jedem Verletzer innerhalb einer Verletzerkette die Herausgabe des von diesem erzielten Gewinns als Schadenersatz zu fordern. Allerdings werde der von dem Lieferanten an den Rechtsinhaber herauszugebende Gewinn durch Ersatzzahlungen gemindert, die der Lieferant seinen Abnehmern wegen deren Inanspruchnahme durch den Rechtsinhaber erbringe. Habe der Lieferant seinen Abnehmern wegen deren Inanspruchnahme durch den Rechtsinhaber Schadenersatz (Regress) geleistet, bevor er vom Rechtsinhaber auf Herausgabe des Verletzergewinns in Anspruch genommen werde, sei der von dem Lieferanten an den Rechtsinhaber als Schadenersatz herauszugebende Verletzergewinn von vornherein um den an die Abnehmer gezahlten Schadenersatz gemindert. Habe der Lieferant dem Rechtsinhaber den Verletzergewinn herausgegeben, bevor er seinen Abnehmern wegen deren Inanspruchnahme durch den Rechtsinhaber Schadenersatz geleistet habe, könne der Lieferant vom Rechtsinhaber wegen späteren Wegfalls des rechtlichen Grundes für die Leistung die Herausgabe des überzahlten Verletzergewinns beanspruchen. Dieser Bereicherungsanspruch des Lieferanten entstehe mit der Erfüllung der Regressforderung der Abnehmer. Er sei, soweit erforderlich, in einem gesonderten Prozess – gegebenenfalls im Wege der Vollstreckungsgegenklage – geltend zu machen.

 

Stellungnahme: Die Bedeutung dieser Entscheidung ist nicht auf das Urheberrecht beschränkt. Die Grundsätze zum Schadenersatz innerhalb einer Verletzerkette – z.B. Hersteller, Lieferant, Endabnehmer – sind auch auf die gewerblichen Schutzrechte, wie Patentrecht, Kennzeichenrecht und Geschmacksmusterrecht, anzuwenden. Begrüßenswert ist die Stärkung des jeweiligen Rechtsinhabers aufgrund der Tatsache, dass nunmehr höchstrichterlich geklärt ist, dass ein Rechtsinhaber von allen Verletzern innerhalb einer Verletzerkette Schadenersatz verlangen kann. Was zunächst gut klingt, wird jedoch dadurch relativiert, dass der BGH dem Lieferanten ein Minderungsrecht in dem Umfang zugesteht, in dem er seinem Abnehmer wegen dessen Inanspruchnahme durch den Rechtsinhaber Ersatzzahlungen leistet. Es ist also mit einem (Kosten-)Risiko verbunden, sämtliche Verletzer einer Verletzerkette auf Schadenersatzzahlung in Anspruch zu nehmen. Vernünftigerweise wird man denjenigen Verletzer herauspicken, bei dem der Verletzergewinn am höchsten ist. Der kann durch vorherige Erhebung von Auskunftsklagen gegen alle Verletzer ermittelt werden, d.h. zukünftig kann es bei einer Schutzrechtsverletzung lohnend sein, sämtliche Verletzer innerhalb einer Verletzerkette gemeinsam auf Unterlassung und Auskunft zu verklagen, um dann nach Auskunftserteilung denjenigen auf Zahlung von Schadenersatz in Anspruch zu nehmen, bei dem der Verletzergewinn am höchsten ist. Dem auf Verletzung eines Schutzrechts Verklagten ist zu empfehlen, sich mit den anderen Verletzern innerhalb einer Verletzerkette darüber zu verständigen, wie man durch Regresszahlungen untereinander den Anspruch des Schutzrechtsinhabers minimiert.

 

(33) Vorbenutzungsrecht bei Kenntnisnahme der Erfindung von dem Erfinder im Rahmen vertraglicher Beziehungen (BGH Xa ZR 18/08 vom 10. September 2009)

 

 

Sachverhalt: Die Klägerin hatte die Beklagte, Verwalterin eines in Insolvenz befindlichen und von ihr weitergeführten Unternehmens (Insolvenzschuldnerin), wegen Verletzung ihres Patents und Gebrauchsmusters, betreffend magnetische Bodenbeläge, auf Rechnungslegung sowie Schadenersatz in Anspruch genommen. Das geschützte Produkt war von dem Erfinder im Rahmen eines Beratervertrages entwickelt worden, den der Erfinder mit der Insolvenzschuldnerin geschlossen hatte, um sein Know-how zur Verfügung zu stellen und die technische Weiterentwicklung und die Vermarktung von magnetisch haftenden Bodenbelägen voranzutreiben. Im Rahmen dieses Beratervertrages hatte der Erfinder die Erfindung der Insolvenzschuldnerin vor der Anmeldung der Schutzrechte mitgeteilt, woraufhin diese Vorbereitungen zur Herstellung entsprechender Bodenbeläge einleitete und dann auch solche Bodenbeläge herstellte und vertrieb. Die Beklagte wehrte sich gegen die Ansprüche der Klägerin in erster Linie mit dem Argument, ihr stehe ein internes Vorbenutzungsrecht zu, weil die Insolvenzschuldnerin die Erfindung vor Einreichung der Schutzrechte von dem Erfinder erfahren und daraufhin Vorbereitungen zur Herstellung getroffen habe. LG Jena und OLG Jena wiesen die Klage deshalb ab. Auf die zugelassene Revision der Klägerin entschied der BGH, dass ein Vorbenutzungsrecht nicht entstanden sei, und verwies die Klage zurück zur Aufklärung weiterer Einwändungen der Beklagten.

 

Gründe: Der BGH stellte zunächst fest, dass ein von der Insolvenzschuldnerin erlangtes Vorbenutzungsrecht zur Insolvenzmasse gehöre und deshalb von der Beklagten als Insolvenzverwalterin ausgeübt werden dürfe, solange diese den Betrieb der Insolvenzschuldnerin weiterführe. Die Insolvenzschuldnerin könne sich jedoch auf ein Vorbenutzungsrecht nicht berufen. Ein Vorbenutzungsrecht sei in aller Regel ausgeschlossen, wenn der Benutzer und der Erfinder in vertraglichen Beziehungen stünden und der Erfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrages erlangt worden sei. In diesem Fall könne und müsse jede Vertragspartei aus den vertraglichen Vereinbarungen entnehmen, ob und welche Rechte ihr in Bezug auf Erfindungen der anderen Seite zustehe. Stünden dem Benutzer - hier die Insolvenzschuldnerin - derartige Rechte weder nach dem Vertrag noch nach dem Gesetz zu, könne er redlicherweise nicht erwarten, zur weiteren Benutzung der Erfindung befugt zu sein. Bei einer auf den Erfinder zurückgehenden Offenbarung sei ein redlicher Erwerb nur dann möglich, wenn der Benutzer sich aufgrund der Umstände für befugt halten durfte, von der Erfindung Gebrauch zu machen. Hierzu genüge es nicht, wenn der Erfindungsbesitz rechtmäßig erworben worden sei.

 

Wenn die Rechtsbeziehungen zwischen dem Erfinder und dem Benutzer vertraglich geregelt seien, fehle es von vornherein an einer berechtigten Grundlage für die Annahme, ein Benutzungsrecht erworben zu haben, wenn sich aus dem Vertrag nichts derartiges ergebe. Für Erfindungen, die einem anderen aufgrund vertraglicher Beziehungen offenbart worden seien, auch beispielsweise aufgrund eines Dienstverhältnisses, als gesetzlicher Vertreter oder als freier Mitarbeiter, könne im Ergebnis nichts anderes gelten. Solche Erfindungen stünden nicht dem Unternehmensinhaber, sondern dem Erfinder zu, sofern sich aus den vertraglichen Vereinbarungen, die der Zusammenarbeit zugrunde lägen, nicht ausdrücklich oder konkludent etwas Abweichendes ergäbe. Ein Unternehmensinhaber, der durch eine vertragliche Abrede Zugang zu einer Erfindung erhalte, habe es in der Hand, sich Rechte an der Erfindung zu verschaffen. Mache er von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, sei es nicht unbillig, sondern konsequent, wenn ihm auch kein Vorbenutzungsrecht zustehe.

 

Stellungnahme: Die Entscheidung ist  von erheblicher Bedeutung, weil die zugrunde liegende Fallgestaltung in der Praxis nicht selten vorkommt. Viele Unternehmen bedienen sich für die Weiterentwicklung ihrer Produkte (technischer) Berater, mit denen sie dann entsprechende Verträge abschließen. Erfahrungsgemäß überwiegend wird dabei vergessen, vertraglich zu regeln, wie mit bei der Beratung anfallenden Erfindungen umzugehen ist. Im Zweifel geht dies – wie auch der vorliegende Fall zeigt – zu Lasten des beratenden Unternehmens. Der BGH hat jetzt klargestellt, dass sich ein Unternehmen, dem der Berater die Erfindung vor Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung mitgeteilt hatte, nicht auf ein Vorbenutzungsrecht berufen kann, weil dann von einem redlich erworbenen Erfindungsbesitz als Voraussetzung für die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts nicht gesprochen werden könne. Für die Praxis gilt die schon früher ausgesprochene Empfehlung (vgl. unsere Webseite unter dem Link Aktuelles/Geschmacksmusterrecht Nr. (6): Stellungnahme), bei Beraterverträgen – wie auch bei Verträgen zu einer spezifischen Auftragsentwicklung und bei Geschäftsführerverträgen (!) – dezidierte Regelungen für den Fall vorzusehen, dass im Rahmen des Vertragsverhältnisses bei dem Berater, Auftragnehmer oder Geschäftsführer Erfindungen entstehen. Versäumt man dies, kann dies weitreichende Folgen haben, die in keinem Verhältnis zu dem Beratungsaufwand stehen, um in solchen Verträgen klarstellende Regelungen vorzusehen.

 

(32) Inkrafttreten des Patentmodernisierungsgesetzes

 

 

Am 1. Oktober 2009 ist  das sogenannte Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentsrechts (kurz: Patentmodernisierungsgesetz) in Kraft getreten. Es enthält vor allem eine Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens. In erster Instanz ist für solche Klagen das Bundespatentgericht zuständig. Gegen Entscheidungen dieses Gerichts ist die Berufung zum Bundesgerichtshof als zweiter Instanz gegeben. Diese war bisher als vollumfängliche zweite Tatsacheninstanz ausgebildet. Um das Nichtigkeitsverfahren zu beschleunigen, sieht das Patentmodernisierungsgesetz vor, dass die Feststellungen von Tatsachen auf das Bundespatentgericht konzentriert und das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof im Wesentlichen auf eine Rechtskontrolle beschränkt wird. Die Angriffs– und Verteidigungsmittel sind vor dem BGH stark eingeschränkt mit der Folge, dass sich der Schwerpunkt der sachlichen Beurteilung des jeweiligen Streitpatents und des entgegengehaltenen Standes der Technik auf die erste Instanz beschränken wird. Dies nötigt zu einer noch umfangreicheren und sorgfältigen Vorbereitung einer Nichtigkeitsklage. Umgekehrt hat der Patentinhaber in der zweiten Instanz vor dem BGH nur noch eingeschränkte Möglichkeiten, das Patent mit geänderten Ansprüchen zu verteidigen. Auch insoweit kommt es zu einer Konzentrierung auf die erste Instanz. Es versteht sich, dass die Reduzierung der Möglichkeiten in der zweiten Instanz auf heftige Kritik in der Anwaltschaft gestoßen ist. Die Kritik hat den Gesetzgeber jedoch nicht beeindruckt.

 

Eine in der Praxis wichtige Änderung besteht darin, dass die Anmeldegebühr für Patentanmeldungen nach Anzahl der Patentansprüche gestaffelt wird (analog zu der Regelung bei europäischen Patentanmeldungen). Bei elektronischen Patentanmeldungen mit bis zu zehn Ansprüchen beträgt die Anmeldegebühr EUR 40,00, die sich bei mehr als zehn Patentansprüchen um jeweils EUR 20,00 für jeden weiteren Anspruch erhöht. Bei Anmeldungen in Papierform wird jeweils eine Erhöhung um das 1,5-fache fällig. Da die Anspruchsgebühren im Vergleich zu denen, die beim EPA erhoben werden, relativ niedrig sind, sollte nicht aus Sparsamkeitsgründen versucht werden, auf die Formulierung wichtiger Ansprüche zu verzichten. Ohnehin wird man zumindest bei Anmeldungen, die sich auf mehrere Anspruchskategorien (Vorrichtung, Verfahren, Verwendung) beziehen, kaum mit zehn Ansprüchen auskommen können.

 

(31) Zweckangaben im Patentanspruch (BGH Xa ZR 140/05 vom 28.5.2009 – Bauschalungsstütze)

 

 

Sachverhalt: Gegen den deutschen Teil eines europäischen Patents hatte die Klägerin Nichtigkeitsklage erhoben. Das Streitpatent war gerichtet auf eine höhenverstellbare Stütze für Schalungen im Bauwesen. Das Bundespatentgericht hatte das Streitpatent im eingeschränkten Umfang aufrechterhalten. Die hiergegen eingelegte Berufung der Nichtigkeitsklägerin hatte keinen Erfolg.

 

Gründe: In der Nichtigkeitsklage war u.a. streitig, wie die Zweckangabe „für Schalungen im Bauwesen“ zu interpretieren ist. Der BGH führt hierzu aus, dass eine Stütze für Schalungen im Bauwesen nicht notwendigerweise eine Stütze sein müsse, die für Bauschalungen benutzt werde. Zweckangaben in einem Sachanspruch beschränkten als solche dessen Gegenstand regelmäßig nicht. Eine Zweckangabe sei damit aber nicht etwa bedeutungslos. Sie habe vielmehr die Aufgabe, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er so ausgebildet sein müsse, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck (für Schalungen im Bauwesen) verwendbar sei. Im Streitfall bedeute dies, dass die Bestandteile der Stütze so dimensioniert sein müssten, dass die Stütze diejenigen Lasten zu tragen vermöge, die von einer Bauschalungsstütze aufgenommen werden müssten.

 

Stellungnahme: Patentansprüche, die sich auf einen bestimmten Gegenstand beziehen, enthalten oft Zweckangaben, mit denen angegeben werden soll, wofür der Gegenstand bestimmt ist. Die Entscheidung stellt klar, dass Zweckangaben sowohl bei der Beurteilung des Schutzumfangs im Verletzungsverfahren als auch bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit nur insoweit den durch den Anspruch definierten Gegenstand einschränken, als der Gegenstand für den vorgesehenen Zweck – beispielsweise durch eine entsprechende Dimensionierung – geeignet sein muss. Eine darüber hinausgehende Bedeutung haben Zweckangaben nicht. Vor allem schränken sie den Schutzbereich nicht auf die Verwendung des geschützten Gegenstandes für diesen Zweck ein, d.h. wenn dieser Gegenstand zu einem anderen Zweck benutzt wird, wird der Schutzbereich nicht verlassen, solange der Gegenstand für den im Anspruch angegebenen Zweck (auch) geeignet ist.

  

(30) Verschulden bei Patentverletzung (OLG Düsseldorf 2 U 108/03 vom 26.3.2009 – Spritzguss-Zahnbürsten)

 

 

Sachverhalt: Die Klägerin ist Inhaberin eines europäischen Patents, das auf ein Werkzeug zum Spritzgießen von Bürstenkörpern gerichtet ist. Die Beklagte stellte solche Werkzeuge her. Vom LG Düsseldorf wurde die Klage zunächst mangels Eingriffs in den Schutzbereich des Klagepatents zurückgewiesen. Das OLG Düsseldorf bejahte die Verletzung und gab deshalb der Klage in vollem Umfang statt.

 

Gründe: Von Interesse an dieser Entscheidung sind vor allem die Ausführungen zum Verschulden. Letzteres ist Voraussetzung für die Bejahung des Schadenersatzanspruchs. Das OLG Düsseldorf legt hier strenge Maßstäbe an. Von einem einschlägig tätigen Fachunternehmen könne erwartet werden, dass es die Schutzrechtslage ständig überprüfe, so dass das Klagepatent hätte aufgefunden werden können. Bei zutreffender rechtlicher Beratung hätte die Beklagte ohne Schwierigkeiten feststellen können, dass sie in den Schutzbereich des Klagepatents eingreife. Als Entschuldigung ließ das OLG Düsseldorf nicht gelten, dass das EPA wie auch ein Privatgutachter sowie gerichtliche Sachverständige festgestellt hätten, dass eine bestimmte Ausführung nicht in den Schutzbereich des Klagepatents falle. Eine irrtümliche Auslegung seitens der Beklagten führe nicht zur Entlastung, weil fahrlässig auch der handele, der sich erkennbar im Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewege. In einem solchen Fall müsse stets mit einer abweichenden Beurteilung durch ein Gericht gerechnet werden. Eine Entlastung käme allenfalls dann in Frage, wenn sie fachkundigen Rat eingeholt und nach eingehender Prüfung aller Zweifelsfragen die Auskunft erhalten hätte, eine Verletzung sei eindeutig zu verneinen, und für einen anderen Standpunkt komme kein ernsthaft vertretbarer Ansatz in Betracht.

 

Stellungnahme: Die Entscheidung zeigt, dass es nach den Maßstäben zumindest des OLG Düsseldorf in einem Patentverletzungsprozess kaum gelingen dürfte, sich von dem Vorwurf, man habe die Patentverletzung fahrlässig begangen, zu befreien. Es bleibt also bei dem Grundsatz, dass bei Feststellung einer Verletzungshandlung auch ein den Schadenersatzanspruch begründendes Verschulden vorliegt, d.h. es muss dann nicht nur der auf die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch akzeptiert werden, sondern auch für die vergangenen Verletzungshandlungen Schadenersatz (nach Wahl des Klägers durch Herausgabe des Gewinns des Verletzers, durch  Zahlung einer üblichen Lizenzgebühr oder durch Ersatz des dem Patentinhaber entgangenen Gewinns) geleistet werden. Eine hiergegen vorbeugende Maßnahme stellt die Einrichtung einer Patentüberwachung auf dem jeweils fraglichen Fachgebiet dar.

 

(29) Neue Verwendung eines bekannten Stoffes (EPA BK T11779/07 vom 10.3.2009 – BASF/CELANESE)

 

 

Sachverhalt: Das europäische Patent betraf (verkürzt) ein Verfahren zur Verminderung von Aldehyden aus bestimmte Gruppierungen enthaltenen Substanzen durch Zusatz von mit den Aldehyden reagierenden Verbindungen, beispielsweise Harnstoff und deren Derivate. Aus dem Stand der Technik war es bekannt, denselben Substanzen ebenfalls Harnstoff zuzusetzen, jedoch mit dem Ziel, den mit der Alterung der Substanz einhergehenden Viskositätsanstieg zu reduzieren. Die Patentinhaberin hatte zur Definition der Erfindung einen Verfahrensanspruch – und nicht einen Verwendungsanspruch – formuliert (also „Verfahren zur Verminderung ...“ anstatt von „Verwendung von z.B. Harnstoff zur Verminderung ...“). Die Einspruchsabteilung des EPA sah in dem Verfahrensanspruch kein Problem und wies deshalb den Einspruch zurück, der auf dem vorstehenden Stand der Technik basierte. Die Beschwerdekammer des EPA hob diese Entscheidung auf und widerrief das Patent.

 

Gründe: Die Beschwerdekammer berief sich bei ihrer Entscheidung auf die Grundsatzentscheidungen der Großen Beschwerdekammer G2/88 und G6/88. Diese Entscheidungen seien auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bisher nicht bekannten Zweck gerichtet. Sie beträfen nicht den vorliegenden Fall eines zweckgebundenen Verfahrensanspruchs. Ein solcher Verfahrensanspruch sei mit einem Verwendungsanspruch nicht gleichzusetzen, da ein Verfahrensanspruch auch den durch das Verfahren hergestellten Stoff schütze, was bei Verwendungsansprüchen nicht der Fall sei. Würde man die Grundsätze der vorgenannten Entscheidungen auf Verfahrensansprüche übertragen, hätte dies zur Folge, dass das aus dem Stand der Technik bekannte Produkt noch einmal geschützt würde. Damit verneinte die Beschwerdekammer die Neuheit des patentgemäßen Verfahrens gegenüber dem Stand der Technik.

 

Stellungnahme: Es ist weithin nicht bekannt, dass ein Patent auch darauf gerichtet werden kann, dass ein bekannter Stoff für einen neuen Zweck verwendet wird. Im Fall G2/88 der Großen Beschwerdekammer des EPA war Gegenstand des Patents die Verwendung einer bestimmten Substanz als Zusatz in einem Schmiermittel, um hierdurch eine Verringerung der Reibung zu erzielen. Im Stand der Technik bekannt war die Verwendung dieser Substanz in demselben Schmiermittel als Rostverhinderer. Die beiden Schmiermittel waren in ihrer Zusammensetzung identisch. Gleichwohl wurde ein Verwendunganspruch, gerichtet auf die reibungsverhindernde Wirkung des Zusatzes gewährt. Im vorliegenden Fall bleibt rätselhaft, weshalb die Patentinhaberin auf den Verfahrensansprüchen beharrte und nicht wenigstens hilfsweise einen Verwendungsanspruch formulierte, um das Patent – wenn auch unter Verlust des Stoffschutzes – zu retten.

 

(28) Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsverfahren (BGH KZR 39/06 vom 6.5.2009 – Orange-Book-Standard)

 

 

Sachverhalt: Die Klägerin nahm die Beklagte wegen Verletzung des Klagepatents auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch. Das Klagepatent betraf einen optisch auslesbaren Aufzeichnungsträger. Alle drei Instanzen kamen zu dem Ergebnis, dass der von der Beklagten vertriebene Aufzeichnungsträger unter den Schutzbereich des Klagepatents fiel. Die Beklagte meinte jedoch, die Klage mit dem Einwand abwehren zu können, die Klägerin sei zur Gewährung einer Lizenz an dem Klagepatent verpflichtet gewesen. Indem sie das nicht getan hätte, verstoße sie gegen das Diskriminierungsverbot nach § 20 GWB (Kartellgesetz), denn jeder, der handelsübliche CDs (Aufzeichnungsträger) herstelle, sei gezwungen, die dafür geltenden, sich aus den im sogenannten Orange-Book aufgeführten Spezifikationen ergebenden Standard einzuhalten und müsse damit notwendigerweise auch vom Klagepatent Gebrauch machen. Mit dieser Verteidigung hatte die Beklagte letztlich keinen Erfolg.

 

Gründe: Der BGH bejahte zunächst grundsätzlich, dass ein auf Patentverletzung in Anspruch Genommener den Einwand erheben könne, der Kläger behindere ihn mit der Weigerung, einen Patentlizenzvertrag abzuschließen, unbillig, weil er ihn gegenüber anderen Unternehmen diskriminiere und damit seine marktbeherrschende Stellung missbrauche. Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs sei in solchen Fällen ebenso verboten wie die Weigerung, den Lizenzvertrag abzuschließen. Allerdings sei ein Missbrauch nur dann gegeben, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt seien: zum einen müsse der Lizenzsucher dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber nicht habe ablehnen dürfen, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot auch gebunden halten. Zum anderen müsse der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Klagepatents bereits benutze, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen habe, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpfe. Dies bedeute insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Vertrag ergebenden Lizenzgebühren zahle. Stattdessen könnten die Lizenzgebühren auch unter Verzicht auf das Recht zur Rücknahme hinterlegt werden. Da sich der Beklagte an diese Bedingungen nicht vollständig gehalten hatte, konnte ihm der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand nicht helfen.

 

Stellungnahme: In der Beratung von durch eine Verletzungsklage bedrohten Mandanten wird man nicht selten mit der Auffassung konfrontiert, der Patentinhaber müsse einem doch eine Lizenz geben, wenn man ihm nur ein „anständiges“ Angebot mache. Die vorliegende Entscheidung – wie auch die in 2004 ergangene Entscheidung „Standard-Spundfass“ - stellt klar, dass die Forderung nach einer Lizenz nur unter ganz bestimmten, sehr strengen Kriterien berechtigt ist, beispielsweise weil der Patentinhaber eine marktbeherrschende Stellung hat und bei seiner Lizenzvergabepraxis in diskriminierender Weise vorgeht. Für diese Ausnahmefälle stellt der BGH mit der vorliegenden Entscheidung klar, wie ein an einer Lizenz Interessierter, dem vom Patentinhaber in diskriminierender Weise eine Lizenz verweigert wird, vorzugehen hat, damit er im Fall einer gegen ihn gerichteten Verletzungsklage den Zwangslizenzeinwand führen kann. Die Entscheidung ist rechtsdogmatisch von erheblicher Bedeutung. In der Praxis dürfte eine Fallgestaltung, auf die diese Entscheidung anzuwenden wäre, eher selten vorkommen, so dass auch in Zukunft der Grundsatz gilt: ein Patentinhaber ist nicht gezwungen, einem interessierten Dritten eine Lizenz zu erteilen (Ausnahmen: Zwangslizenz nach § 24 PatG und – wie hier – der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand). 

 

(27) Benutzungsrecht eines Lizenznehmers bei abhängigem Patent (BGH Xa ZR 116/07 vom 12.2. 2009 - Trägerplatte)

 

 

Sachverhalt: Die Klägerin erhob aus ihrem europäischen Patent, betreffend eine Trägerplatte für den Baubereich, Verletzungsklage wegen Eingriffs in den Schutzbereich des Patents. Die Beklagte war Lizenznehmerin an einem älteren europäischen Patent eines Dritten. Zwischen diesem älteren Patent und dem jüngeren Klagepatent besteht ein Abhängigkeitsverhältnis, d.h. der Gegenstand des jüngeren Patents fällt unter den Schutzbereich des älteren Patents. Die Beklagte berief sich zu ihrer Verteidigung auf ihre Lizenz an dem älteren Patent. Aufgrund dieser Lizenz sei sie berechtigt, die Erfindung nach dem älteren Patent im gesamten Schutzbereich zu benutzen und damit auch die Erfindung nach dem Klagepatent. Mit dieser Verteidigung drang sie in allen drei Instanzen nicht durch.

 

Gründe: Der BGH wies die Verteidigung der Beklagten mit dem Argument zurück, dass das Recht zur Benutzung eines älteren Patents auf dessen in diesem Patent offenbarten Lehre beschränkt sei. Insbesondere dürfe das ältere Patent nicht von zusätzlichen Merkmalen Gebrauch machen, die erst in dem jüngeren Patent gelehrt würden.

 

Stellungnahme: Das Urteil beleuchtet den in der Praxis gar nicht so selten anzutreffenden Fall der Abhängigkeit eines jüngeren Patents von einem älteren Patent. Eine solche Abhängigkeit ist dann gegeben, wenn die Erfindung nach dem jüngeren Patent nur unter Verwendung der Erfindung des älteren Patents verwirklicht werden kann. Solche Situationen ergeben sich bei (erfinderischen) Weiterentwicklungen der Lehre des älteren Patents, beispielsweise indem dem Gegenstand des älteren Patents ein zusätzliches (erfinderisches) Merkmal hinzugefügt oder ein in dem älteren Patent nur allgemein angegebenes Merkmal auf erfinderische Weise spezifiziert wird. In diesem Fall – so die Entscheidung „Trägerplatte“ – wird das Benutzungsrecht des Inhabers des älteren Patents – oder dessen Lizenznehmer – durch das jüngere Patent begrenzt, d.h. er darf die Lehre des jüngeren Patents nicht ausüben. Umgekehrt darf der Inhaber des jüngeren Patents seine Erfindung solange nicht benutzen, wie das ältere Patent in Kraft ist. Diese gegenseitige Blockade kann nur durch (gegenseitige) Lizenzvergabe aufgelöst werden. Hierfür ist der Inhaber des jüngeren Patents nicht unbedingt auf das Entgegenkommen des Inhabers des älteren Patents angewiesen. Gemäß § 24 PatG hat der Inhaber des jüngeren Patents einen Anspruch auf Einräumung einer Zwangslizenz, wenn die Erfindung nach dem jüngeren Patent im Vergleich zu der nach dem älteren Patent einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist. Allerdings muss dann der Inhaber des jüngeren Patents in Kauf nehmen, dass er dem Inhaber des älteren Patents eine Gegenlizenz zu angemessenen Bedingungen für die Benutzung der Erfindung nach dem jüngeren Patent einräumt (Kreuzlizenz). 

 

(26) Neue Nichtigkeitsurteile des BGH zur Frage der erfinderischen Tätigkeit

 

 

Nachstehend erhalten Sie unter den Ziffern (25) und (24) zwei Berichte über am gleichen Tage ergangene Nichtigkeitsurteile des BGH, die sich mit der Vorgehensweise bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit befassen. In beiden Urteilen erteilte der BGH dem betroffenen Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichtes eine Lektion. Schon seit Jahren wird von den durch Nichtigkeitsklagen betroffenen Patentinhabern beklagt, dass das Bundespatentgericht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu strenge Maßstäbe ansetzt und dabei überholte Kriterien unter Negierung der Entwicklung vor allem beim Europäischen Patentamt anwendet. Der BGH hat immer wieder Anlass gehabt, dies zu korrigieren, weshalb man als Vertreter von Patentinhabern das Bundespatentgericht nur noch als Durchgangsstation ansieht mit der in vielen Fällen begründeten Hoffnung, dass es der BGH im Sinne einer Aufrechterhaltung des Patents schon richten werde. So ist es ja auch in dem nachstehenden „Doppelschlag“ geschehen. Es ist zu hoffen, dass beim Bundespatentgericht nunmehr ein Umdenken stattfindet, nicht zuletzt deshalb, weil nach dem am 01. Oktober 2009 in Kraft tretenden Patentmodernisierungsgesetz der BGH nicht mehr als Tatsacheninstanz im bisherigen Sinne zur Verfügung steht, sondern im Wesentlichen auf die Beurteilung von Rechtsfragen beschränkt wird. 

 

(25) Erfinderische Tätigkeit und allgemeines Fachwissen (BGH Xa ZR 56/05 vom 30. April 2009 – Airbag-Auslösesteuerung)

 

 

Sachverhalt: Die Klägerin erhob Nichtigkeitsklage gegen ein Patent, das ein Verfahren zur Auslösung von Rückhaltevorrichtungen wie Airbags oder Gurtstraffer betraf, bei dem ein Beschleunigungssignal gemessen wird und dies durch zeitliche Integration in eine Geschwindigkeit umgewandelt wird, wobei zur Bildung eines Auslösekriteriums ein Schwellwert für die Geschwindigkeit vorgegeben wird. Die Erfindung bestand darin, dass dieser Schwellwert in Abhängigkeit von einer oder mehreren vom Crashvorgang abgeleiteten Zustandsgrößen des Fahrzeuges veränderbar ist, wobei die eine Zustandsgröße bzw. eine von den mehreren Zustandsgrößen das gemittelte Beschleunigungssignal ist. Hierdurch soll ein Rückhaltesystem zur Verfügung gestellt werden, durch das auch die Insassen gefährdende Schräg-, „Offset“- und Polaufprallsituationen zuverlässig erkannt und die Rückhaltemittel rechtzeitig ausgelöst werden können. Das Bundespatentgericht hielt das Streitpatent in der zuletzt beschränkt verteidigten Fassung aufrecht, wogegen die Nichtigkeitsklägerin Berufung zum BGH erhob. Der BGH hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Im Rahmen einer zweiten, später eingelegten Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht das Patent in vollem Umfang wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt. Hiergegen hat die Patentinhaberin Berufung eingelegt, über die noch nicht entschieden ist.

 

Gründe: Die Klägerin stützte ihr Vorbringen in der Berufung auf eine Vorveröffentlichung, die den Gegenstand des Streitpatents nach Auffassung der Klägerin im Wesentlichen vorwegnehme. Dem Fachmann hätte ohne Weiteres die Möglichkeit zur Verfügung gestanden, den Schwellwertvergleich nicht mit dem Beschleunigungssignal, sondern mit dem integrierten Beschleunigungssignal vorzunehmen. Dem hielt der BGH entgegen, dass der Fachmann keine Veranlassung gehabt hätte, das sehr aufwendige und komplexe System des Schwellwertvergleichs gemäß der Vorveröffentlichung durch einen anderen Schwellwertvergleich zu ersetzen. Der kurze Weg, der hierzu aus mathematischer Sicht zurückzulegen sei, sei hierfür ebenso unergiebig wie der von der Nichtigkeitsklägerin hervorgehobene Gesichtspunkt, dass dem Fachmann die Möglichkeit bekannt war, ein Beschleunigungssignal durch zeitliche Integration in eine Geschwindigkeit umzuwandeln. Der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Sachverhaltes zum allgemeinen Fachwissen gehöre, belege noch nicht, dass es für den Fachmann nahegelegen habe, sich bei der Lösung eines bestimmten technischen Problems dieser Kenntnis zu bedienen. Dass die grundsätzliche Möglichkeit der Verwendung des integrierten Beschleunigungssignals zu seinem allgemeinen Fachwissen gehöre, besage deshalb nichts dafür, dass es für den Fachmann nahegelegen habe, das Geschwindigkeitssignal im Zusammenhang mit der Lösung nach der Vorveröffentlichung einzusetzen, die gerade nicht mit diesem Signal arbeitet.

 

Ergänzend nahm der Senat schon in dieser Entscheidung zu der Berufung gegen das zweite Nichtigkeitsurteil, mit dem das Patent in Gänze für nichtig erklärt worden war, Stellung. Ohne auf die wegen ihrer Komplexheit nicht einfach darzustellende Einzelheiten eingehen zu können, kritisierte der BGH, dass das Bundespatentgericht nicht danach gefragt habe, was den Fachmann Veranlassung gegeben haben sollte, statt eines integrierten Beschleunigungssignals (Geschwindigkeitssignals) ein gemitteltes und zu einem Initialwert hinzugerechnetes Beschleunigungssignal als Schwellwert einzuführen.

 

Stellungnahme: Die Besonderheit dieser Entscheidung liegt darin, dass der BGH dem Umstand keine Bedeutung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zubemessen hat, dass bestimmte mathematische Beziehungen, die Gegenstand des Streitpatents waren, zum Fachwissen des Fachmanns gehörten. Mit anderen Worten genügt der Nachweis, dass bestimmte Beziehungen und deren Berechenbarkeit zum allgemeinen Fachwissen gehören, nicht, um die erfinderische Tätigkeit in Frage zu stellen. Immer muss auch eine Veranlassung für den Fachmann bestanden haben, dieses Fachwissen bei einer Vorrichtung oder einem Verfahren auch einzusetzen, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Weisen die Vorveröffentlichungen in andere Richtungen, d.h. nutzen sie das Fachwissen nicht in Richtung der beanspruchten Erfindung, ist die erfinderische Tätigkeit zu bejahen.

 

Ansonsten fällt das Urteil insoweit aus dem Rahmen, als der BGH – sozusagen vorsorglich – schon zu dem auf ihn zukommenden zweiten Nichtigkeitsurteil des Bundespatentgerichts Stellung genommen hat, obwohl hierzu (noch) keine Veranlassung bestand. Wie auch in dem nachstehenden Bericht unter Nr. (24) kritisiert der BGH, dass das Bundespatentgericht nur Überlegungen zur Möglichkeit einer Änderung der vorbekannten Verfahren angestellt hatte, nicht jedoch darüber, ob der Fachmann auch Veranlassung hatte, von den vorbekannten Verfahren in Richtung des für möglich gehaltenen Verfahrens abzuweichen. Auch in diesem Punkt zeigt sich der fundamentale Unterschied bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zwischen Bundespatentgericht und dem Patentsenat des BGH (vgl. die Stellungnahme zu der Besprechung unter Ziffer (24)). 

 

(24) Erfinderische Tätigkeit bei abweichendem Lösungsweg (BGH Xa ZR 92/05 vom 30. April 2009 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung)

 

 

Sachverhalt: Die Klägerin erhob Nichtigkeitsklage gegen ein Patent, aus dem sie wegen Verletzung in Anspruch genommen worden war. Das Streitpatent betraf eine Steuereinrichtung für die Ansteuerung von Rückhaltevorrichtungen wie Airbags oder Gurtstraffer, welche mit einem eigenen Stromspeicher sowie damit verbundenen Auslösemitteln für die Rückhaltevorrichtungen versehen war. Die Auslösung der Sicherheitseinrichtung erfolgt durch elektrisch zu betätigende Auslösemittel wie Zündpillen, die bei Stromdurchfluss erhitzt werden und dadurch eine pyrotechnische Reaktion in Gang setzen. Nach der Zündung kann es zu erwünschten Nebenschlüssen kommen, die die Energiereserve des Speicherelements so beanspruchen, dass diese nicht mehr ausreicht, weitere Auslösemittel zu betätigen. Um gleichwohl ein sicheres Auslösen sämtlicher Auslösemittel zu gewährleisten, war in dem Streitpatent vorgeschlagen, dass nach Betätigung eines Auslösemittels die dem jeweiligen Auslösemittel zugeführte Energie gemessen wird und nach Erreichen eines Energiegrenzwertes die Energiezufuhr zu diesem Auslösemittel unterbrochen wird. Aus einer Veröffentlichung war es bekannt, in den Stromkreis von Stromspeicher und Auslösemittel jeweils eine Schmelzsicherung vorzusehen, die den Stromkreis unterbricht, wenn die Amplitude des Auslösestroms bedeutend höher ist als für das Auslösemittel nötig.

 

In einem vor der Nichtigkeitsklage durchgeführten Einspruchsverfahren hatte das Deutsche Patent- und Markenamt die Patentfähigkeit unter Berücksichtigung der Vorveröffentlichung bejaht. Das Bundespatentgericht verneinte in erster Instanz der Nichtigkeitsklage die erfinderische Tätigkeit mit der Begründung, dass die Vorveröffentlichung Rückschlüsse auf die im Auslösemittel bis zum Schmelzen der Sicherung zugeführte Energie zulasse. Für die Zuverlässigkeit einer Sicherungseinrichtung sei es zwingend erforderlich, dass der Energievorrat in dem Stromspeicher für alle Auslösemittel ausreiche. Deshalb habe der Fachmann Veranlassung gehabt, die dem Auslösemittel zugeführten Energie genauer als nur durch den Auslösezeitpunkt einer Schmelzsicherung zu erfassen. Zu seinem Fachwissen gehörte es, dass eine Messung der zugeführten Energie zu vergleichsweise genaueren Ergebnissen führe. Daher liege es für ihn nahe, nach Betätigung jedes Auslösemittels die dem Auslösemittel zugeführte Energie zu messen und die Stromzufuhr nach Erreichen eines Grenzwertes für die Energiezufuhr zu dem zuvor betätigten Auslösemittel zu unterbrechen. Als einfachste und kostengünstigste Lösung biete es sich an, das Schaltelement, das zur Betätigung des Auslösemittels geschlossen wurde, wieder zu öffnen. Diese Begründung konnte der BGH nicht beitreten und wies deshalb die Nichtigkeitsklage unter Aufhebung des Bundespatentgerichtsurteils zurück.

 

Gründe: Der BGH gab zu Bedenken, dass die Annahme, der Fachmann habe Veranlassung, die dem Auslösemittel zugeführte Energie genauer als nur durch den Auslösezeitpunkt einer Schmelzsicherung zu erfassen, unberücksichtigt lasse, dass die bekannte Sicherung nicht auf der Erfassung der dem Auslösemittel zugeführten Energie beruhe, sondern auf dem Gedanken, den Stromkreis zu unterbrechen. Da über das Ansprechen der Schmelzsicherung deren eigene Charakteristik entscheide, bestehe kein Anlass, die dem Auslösemittel zugeführte Energie zu erfassen. Die bekannte Sicherung spräche gerade nicht an, wenn dem Auslösemittel die ihm zugemessene Energie zugeführt sei. Das Streitpatent nutze demgegenüber diese zugemessene Energie, um die Energiezufuhr zu unterbrechen. Sie benötige deshalb keine Sicherung. Es sei angesichts dessen nicht ersichtlich, was den Fachmann zu einem derartigen Perspektivwechsel veranlassen konnte. Konkrete Vorbilder für diesen Wechsel des Blickwinkels habe der Sachverständige nicht angeben können. Die Erfahrung lehre, dass die technische Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen Wege gehe, die sich bei nachträglicher Analyse der Ausgangsposition als sachlich plausibel oder gar mehr oder weniger zwangsläufig darstellten. Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedürfe es daher – abgesehen von denjenigen Fällen, in denen es für den Fachmann auf der Hand läge, was zu tun sei – in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstige Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen.

 

Stellungnahme: Die Entscheidung beleuchtet (erneut) den tiefsitzenden Streit zwischen Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichtes und dem BGH über die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Es ist grotesk: Zahlreiche Aufhebungen von Urteilen der Nichtigkeitssenate durch den BGH und damit verbunden Belehrungen in der Vergangenheit haben – wie der vorliegende Fall zeigt – keine Wirkung gezeigt. Nach wie vor fragt man bei den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichtes nicht danach, ob ein Fachmann mit Blick auf den Stand der Technik überhaupt Veranlassung hatte, den von dem Streitpatent beschrittenen Weg zu gehen. Man bietet zwar logische Erklärungen dafür an, wie der Fachmann hätte zu der Erfindung gemäß dem Streitpatent kommen können, lässt es aber dabei bewenden und verneint dann die erfinderische Tätigkeit. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Urteil bei den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichtes Nachdenklichkeit und Anpassungsfähigkeit generiert, denn es kann nicht angehen, dass der vorerwähnte Streit auf dem Rücken der Verfahrensbeteiligten ausgetragen wird, noch dazu mit der vom Verfasser in einem Fall vor einem Nichtigkeitssenat erlebten Attitüde, man wisse, dass der BGH anderer Auffassung sei, bleibe aber trotzdem bei der eigenen Sichtweise.

 

Im Übrigen kann dem Urteil eine (weitere) Annäherung an die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes entnommen werden. Der dort entwickelte „Could-Would-Test“ ist in diesem Urteil – ohne darauf Bezug zu nehmen – angewandt worden, indem nicht nur danach gefragt wurde, ob der neue Weg gemäß dem Streitpatent möglich sei, sondern ob auch Veranlassung dazu bestanden hatte, diesen Weg zu gehen. Dieser Test eignet sich vor allem für Fälle, bei denen – wie der BGH es prägnant formuliert hat – ein Perspektivwechsel stattgefunden hat. 

 

(23) Patentverletzung über Internet-Angebot aus dem Ausland (OLG Karlsruhe 6 U 54/06 vom 14. Januar 2009 – SMD-Widerstand)

 

 

Sachverhalt: Die Klägerin hatte die Beklagte wegen Verletzung eines Patents auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch genommen. Dabei war streitig, ob die Beklagte – ein ausländisches Unternehmen – die angegriffenen SMD-Widerstände tatsächlich in Deutschland angeboten hatte. Die Beklagte hatte des angegriffene Produkt auf ihrer Internetseite mit der TLD uk angeboten.

 

Gründe: Das OLG Karlsruhe hält es für die Frage, ob ein Anbieten in Deutschland vorgelegen habe, für entscheidend, ob der angegriffene Gegenstand durch eine im Inland begangene Handlung nach ihrem objektiven Erklärungsgehalt der Nachfrage zur Verfügung gestellt worden sei. Das Anbieten im Sinne von § 9 PatG setzte kein Angebot im Sinne von § 145 BGB voraus. Dabei komme es für die Qualifizierung als Anbieten nicht darauf an, dass auf Seiten des Anbietenden tatsächliche Herstellungs- oder Lieferbereitschaft bestehe. Zwar sei bei einer Internetseite, die ein im Ausland ansässiges Unternehmen veröffentlicht habe, nicht ohne weiteres davon auszugehen, dass sich das Angebot auch an den deutschen Markt richte. Zur Entscheidung dieser Frage dürfe jedoch nicht auf die Lieferbereitschaft abgestellt werden, sondern darauf, wie das Angebot aus Sicht der interessierten Verkehrskreise im Inland zu verstehen sei. Im konkreten Fall stehe der Eindruck im Vordergrund, die auf der Website angebotenen Waren seien auch für den Vertrieb in Deutschland bestimmt.

 

Stellungnahme: Mit dem Anbieten von Waren (oder auch Dienstleistungen) im Internet nimmt man aufgrund dessen Organisation in Kauf, dass das Angebot grundsätzlich weltweit erfolgt. Naturgemäß hat sich hierdurch die Gefahr drastisch erhöht, in einen Konflikt wegen Verletzung von Immaterialgüterrechten zu geraten. Das Urteil des OLG Karlsruhe setzt dieser Wirkung das Verständnis des inländischen Verkehrsbeteiligten entgegen. Danach läge ein Angebot im Inland nur dann vor, wenn ein Inlandsbezug insoweit gegeben sei, dass die interessierten Verkehrskreise die Internetpräsentation auch tatsächlich als ein Angebot für die Lieferung ins Inland verstehe. Dies wird im Einzelfall nicht immer einfach zu entscheiden sein. Zu empfehlen ist, die Präsentation seiner Waren im Internet so zu gestalten, dass es für den Interessenten klar ist, ob es sich tatsächlich an ihn richtet oder nicht. Wer nur in bestimmten Ländern tätig ist und in andere Länder nicht liefern will, sollte dies auf seiner Website ausdrücklich kenntlich machen.

 

(22) Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen

 

 

Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz soll ein Aktivierungswahlrecht geschaffen werden, das Unternehmen die Möglichkeit gibt, entwicklungsbezogene Aufwendung im Jahresabschluss zu aktivieren, vorausgesetzt, zum Zeitpunkt der Bilanzierung kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass ein einzeln verwertbarer immaterieller Vermögensgegenstand des Anlagevermögens entstanden ist. Hierdurch soll innovativen Unternehmen die Beschaffung von Kapital und der Ausbau ihrer Eigenkapitalbasis erleichtert werden.

 

Entwicklung wird im Gesetz definiert als die Anwendung von Forschungsergebnissen oder von anderem Wissen für die Neuentwicklung von Gütern oder Verfahren oder deren Weiterentwicklung. Von der Aktivierung ausgeschlossen sind Forschungs- und Vertriebskosten. Für die Aktivierung der Entwicklungskosten ist es Voraussetzung, dass sie strikt von den Kosten der Forschung getrennt werden.

 

Man darf gespannt sein, in welchem Umfang von der Möglichkeit der Aktivierung Gebrauch gemacht wird, nicht zuletzt deswegen, weil die Bewertung insbesondere von Patenten und Know-How mit erheblichen Kosten verbunden ist und auch wegen der verschiedenen Bewertungsmodelle Probleme aufwerfen dürfte.

 

(21) San Marino Mitglied des EPÜ

 

 

Mit Wirkung vom 1. Juli 2009 ist San Marino dem Europäischen Patentübereinkommen beigetreten. Damit gehören der Europäischen Patentorganisation nunmehr 36 Staaten an.

 

(20) Rechnungslegung bei Patentverletzung (LG Düsseldorf 4a O 183/07 vom 24. Juli 2008 – Sorgfältige Auskunft)

 

 

Sachverhalt: Die Beklagte war in einem vorangegangenen Patentverletzungsverfahren u.a. zur Rechnungslegung zwecks Berechnung des Schadenersatzes verurteilt worden. Eine erste Rechnungslegung beanstandete die Klägerin wegen mangelnder Vollständigkeit. Danach kam es zu weiteren Rechnungslegungen, die jeweils wiederum Anlass zu Beanstandungen durch die Klägerin gaben. Schließlich forderte die Klägerin die Beklagte zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung über die Richtigkeit der letzten Rechnungslegung auf. Nachdem diese zurückgewiesen wurde, erhob die Klägerin Klage auf Verurteilung zur Versicherung an Eides statt.

 

Gründe: Zunächst führt das LG Düsseldorf aus, dass nach den §§ 259 II, 260 II BGB derjenige, der zur Vorbereitung eines Schadenersatzanspruchs zur Auskunft verpflichtet sei, auf Verlangen an Eides statt zu versichern habe, dass er nach bestem Wissen die Angaben so vollständig gemacht habe, als er dazu imstande sei, wenn Grund zu der Annahme bestehe, dass die Rechnungslegung nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erfolgt sei. Hierzu reiche ein Verdacht aus, d.h. die Unvollständigkeit der Rechnungslegung und die mangelnde Sorgfalt müssten nicht feststehen. Ein solcher Verdacht könne sich schon aus mehrfachem Ergänzen oder Berichtigen der Auskunft oder aus unplausiblen Erklärungen, aus fortlaufenden Auskunftsverweigerungen oder auch aus dem Bemühen eines Auskunftspflichtigen, die Ansprüche als nicht vorhanden hinzustellen, ergeben. Dem könne ein Auskunftsverpflichteter auch nicht dadurch entgehen, dass er im Rechtsstreit versichern lässt, die zuletzt erteilte Auskunft sei nunmehr richtig und vollständig.

 

Stellungnahme: Das – wohlbegründete – Urteil des LG Düsseldorf setzt strenge Maßstäbe an die Vollständigkeit und an die Sorgfalt einer Rechnungslegung, die ja der Vorbereitung für die Berechnung des Schadenersatzes dienen soll. Dies kann man durchaus als einen Reflex auf die Tatsache sehen, dass Patentverletzer in dieser Hinsicht nicht selten „großzügig“ sind. Wird man dabei ertappt und ist man dann genötigt, eine korrigierte Rechnungslegung vorzunehmen, setzt man sich der Gefahr aus, dass der Anspruchssteller den Auskunftsverpflichteten zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung zwingt, mit allen sich daraus ergebenden Folgen im Falle einer unrichtigen Versicherung. Die Strenge des LG Düsseldorf ist zu begrüßen.

 

Die Grundsätze dieser Entscheidung lassen sich im Übrigen auf die Verletzung von anderen Schutzrechtsarten übertragen, soweit Verletzer zur Auskunft und Rechnungslegung verurteilt werden.

 

(19) Verfahren zur Verarbeitung von Daten (BGH X ZB 22/07 vom 20. Januar 2009 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten)

 

 

Sachverhalt: Die Anmelderin hatte ein Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im Rahmen einer Untersuchung von Patienten angemeldet, das von einer Datenverarbeitungseinrichtung unter Steuerung durch eine Software ausgeführt wird. Das Bundespatentgericht hatte dieses Verfahren als reines Programm für Datenverarbeitungsanlagen bewertet und die Anmeldung wegen des Patentierungsverbots von Programmen zurückgewiesen (vgl. unsere Website unter „Aktuell“ und dort unter „Patent- und Gebrauchsmusterrecht“, Ziffer (7)). Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde hatte die Anmelderin Erfolg.

 

Gründe: Der BGH stellte zunächst fest, dass sich der Gegenstand der Anmeldung nicht auf ein reines Programm (Software) beziehe. Vielmehr sei das Programm in den Ablauf einer technischen Einrichtung zwecks Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten eingebettet. Deshalb sei das sogenannte „Technizitätserfordernis“ erfüllt, wobei es nicht darauf ankomme, ob der Gegenstand der Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nicht-technische aufweise. Allerdings sei notwendig, dass das mit einer Software realisierte Verfahren Anweisungen enthalte, welche die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand habe. Diese Problemlösung sei bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit in den Blick zu nehmen. Nicht-technische Anweisungen seien nur in dem Umfang von Bedeutung, wie sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nähmen. Der BGH verwies die Sache zurück an das Bundespatentgericht, damit es nunmehr über die Frage der erfinderischen Tätigkeit entscheiden kann.

 

Stellungnahme: Die Entscheidung ist ein weiterer Mosaikstein in der schwierigen Abgrenzung zwischen reinen Computerprogrammen (diese unterliegen einem Patentierungsverbot) und Verfahren und Vorrichtungen, bei denen Computerprogramme zur Anwendung kommen (computerimplementierte Erfindungen). Danach ist Schutzfähigkeit immer dann gegeben, wenn technische Merkmale vorhanden sind und wenn ein konkretes technisches Problem gelöst wird (vgl. zur US-Praxis: unsere Website unter „Aktuell“ und „Patent- und Gebrauchsmusterrecht“, Ziffer (14)).

 

(18) Äquivalenz (OLG Düsseldorf I-2 W 56/08 vom 14. Januar 2009 – Zeitversetztes Fernsehen)

 

 

Sacherhalt: Bei dem Verfahren ging es in erster Linie um die Durchsetzung eines Besichtigungsanspruchs wegen vermuteter Patentverletzung nach der sogenannten „Düsseldorfer Praxis“. Dabei ergab sich, dass das zugrundeliegende Patent durch den vermuteten Verletzer nicht identisch verwirklicht wurde, sondern in abweichender Form. Obwohl für das Besichtigungsverfahren ohne Belang, sah sich das OLG Düsseldorf veranlasst – wohl vorsorglich mit Blick auf das zu erwartende, nachfolgende Verletzungsverfahren –, Ausführungen zur Frage der Äquivalenz der vermutlichen Verletzungsform zu machen.

 

Gründe: Das OLG Düsseldorf sah aufgrund des Besichtigungsverfahrens die Rechtsfrage auf das nachfolgende Verletzungsverfahren zukommen, ob ein im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents noch unbekanntes Ersatzmittel – also die Abänderung eines Merkmals des Klagepatents – äquivalent sein und damit unter den Schutzbereich des Klagepatents fallen kann. Das OLG Düsseldorf gab zunächst zu bedenken, dass nach den Prüfungskriterien für das Vorliegen von Äquivalenz in einem solchen Fall keine äquivalente Benutzung vorliegen würde, weil Voraussetzung hierfür sei, dass das abweichende Merkmal (Ersatzmittel) für einen Durchschnittsfachmann mit dem Wissen des Prioritätstages naheliegend gewesen sein müsse. Diese Konsequenz hält das OLG Düsseldorf jedoch für unhaltbar, wenn es in Kenntnis des Patents keiner über die Routine des Fachmanns hinausgehender Erwägungen bedurfte, um zu erkennen, dass die patentierte Erfindung objektiv gleichwirkend auch mit einem erstmals nach dem Prioritätstag zur Verfügung stehenden Mittel ausgeführt werden könne. Hier beruhe die Abwandlung vom Anspruchswortlaut gerade nicht auf besonderen schöpferischen Überlegungen des Fachmanns, sondern darauf, dass dem Verletzer – zufällig – der allgemeine technische Fortschritt „in den Schoß gefallen“ sei. Unter solchen Umständen müsse es für die Einbeziehung in den Schutzbereich ausreichen, dass die Äquivalenzvoraussetzung des Naheliegens erfüllt sei, wenn unterstellt werde, dass dem Fachmann das (tatsächlich erst später verfügbar gewordene) Ersatzmittel bereits im Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen sei.

 

Stellungnahme: Es ist sicherlich ungewöhnlich, wenn ein Gericht schon in einem Besichtigungsverfahren Ausführungen zum Schutzbereich des zugrundeliegenden Patents macht, denn dies ist Sache des sich anschließenden Verletzungsverfahrens. Das OLG Düsseldorf wollte sich offenbar die Chance nicht nehmen lassen, für das Verletzungsverfahren vorzugeben, wie die Frage der Äquivalenz behandelt werden soll, wenn dort festgestellt wird, dass das abweichende Mittel (Ersatzmittel) erst nach dem Prioritätstag des Klagepatents bekannt geworden ist. Die Ausführungen des OLG Düsseldorf bedeuten eine Stärkung der Patentinhaber, müssen sie doch jetzt nicht mehr nachweisen, ob es für den Fachmann schon am – nicht selten weit zurückliegenden – Prioritätstag naheliegend war, das Patent abweichend zu verwirklichen. Obwohl sich das OLG Düsseldorf aufgrund seiner Erfahrung (ca. 70% aller Patentverletzungsprozesse in Deutschland werden vor den Düsseldorfer Gerichten verhandelt) besonderer Kompetenz rühmen darf, bleibt abzuwarten, wie diese grundsätzliche Frage höchstrichterlich bewertet wird. Immerhin musste das OLG Düsseldorf zu einer dogmatisch gewagten Fiktion (zeitliche Rückversetzung des erstmaligen Auftretens des Ersatzmittels auf den Prioritätszeitpunkt) greifen, um die Prüfungskriterien für Beurteilung der Äquivalenz anwenden zu können (zu den Prüfungskriterien: unsere Website unter „Aktuell“ und „Patent- und Gebrauchsmusterrecht“, Ziffer (5)).

(17) Patent- und Gebrauchsmusterstatistik für 2008

 

 

Beim Deutschen Patent- und Markenamt sind in 2008 62.417 (in 2007: 60.992) Patentanmeldungen und 17.067 (in 2007: 18083) Gebrauchsmusteranmeldungen eingereicht worden. Zu diesen Anmeldungen gehören auch PCT-Patentanmeldungen, die beim DPMA in die nationale Phase eingetreten sind. Was PCT-Anmeldungen betrifft, sind in 2008 insgesamt 162.061 (in 2007: 159.897) eingereicht worden. Beim Europäischen Patentamt sind in 2008 146.206 (in 2007: 140.348) Patentanmeldungen eingegangen.

(16) Dringlichkeit für einstweilige Verfügung (OLG Düsseldorf I-2 U 35/08 vom 13. November 2008 - Inhalator)

Sachverhalt: Der Patentinhaber hatte gegen einen Verletzer des Patents Klage auf Unterlassung und Schadenersatz erhoben. Mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung hatte der Patentinhaber jedoch zugewartet. Er hat den Antrag erst gestellt, nachdem über einen Einspruch gegen das Patent entschieden worden war. Es stellte sich die Frage, ob der Patentinhaber mit seinem Antrag nicht zu lange gewartet hatte, also ob noch Dringlichkeit als Verfügungsvoraussetzung gegeben war.

Gründe: Das OLG sah es als unschädlich an, dass der Patentinhaber trotz Kenntnis der Verletzungshandlungen mit der Einreichung eines Verfügungsantrages bis zur Entscheidung über das Klagepatent in einem kontradiktorischen (Einspruchs-)Verfahren gewartet hatte. Unschädlich sei auch, dass bereits eine Hauptsache-Klage erhoben worden sei. Durch die Entscheidung im Einspruchsverfahren hätten sich die für die Beurteilung des Verfügungsbegehrens maßgeblichen tatsächlichen Verhältnisse geändert, so dass eine vor der Änderung möglicherweise bereits entfallene Dringlichkeit wieder auflebe. Selbst ein zweites Gesuch auf Erlass einer einstweiligen Verfügung sei dann möglich, wenn ein erstes Gesuch erfolglos gewesen sei. Der Annahme von Dringlichkeit stehe nicht entgegen, dass der Patentinhaber nicht zugleich mit der Erteilung des Klagepatents (oder gar noch früher auf Grundlage des parallelen Gebrauchsmusters) den Verfügungsantrag anhängig gemacht habe.

Stellungnahme: Die Entscheidung des OLG Düsseldorf stärkt die Rechte eines Patentinhabers im Falle der Verletzung eines Patents. Er muss nicht den Vorwurf mangelnder Dringlichkeit fürchten, wenn er mit der Beantragung der einstweiligen Verfügung bis zur einer Entscheidung in einem parallelen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren wartet. Denn er muss solange warten, da andernfalls die Gefahr besteht, dass das Gericht den Antrag wegen mangelnder Sicherheit bezüglich der Bestandskraft des Patents zurückweist. Die Gerichte anerkennen eine solche Sicherheit im Allgemeinen nur, wenn sich ein Patent in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren und ein Gebrauchsmuster in einem Löschungsverfahren als bestandskräftig erwiesen haben. Die Erteilung eines Patents - erst recht nicht die ungeprüfte Eintragung eines Gebrauchsmusters - reichen generell nicht aus (vgl. die Urteilungsbesprechung unter (13)).

(15) Mazedonien tritt dem Europäischen Patentübereinkommen bei (1. Januar 2009)

Über eine europäische Patentanmeldung konnte ein Schutz für Mazedonien bisher nur durch eine Erstreckungsantrag erlangt werden. Ab 1. Januar 2009 gehört Mazedonien dem EPÜ an und kann im Rahmen einer Anmeldung benannt werden. Damit hat das EPÜ nunmehr 35 Mitgliedsstaaten, nämlich

 

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

 

Neben diesen Staaten erkennen auch Albanien, Bosnien und Herzegowina sowie Serbien als Beobachterstaaten europäische Patentanmeldungen und Patente auf ihrem Staatsgebiet an, wenn entsprechende Erstreckungsanträge gestellt werden.

 

(14) Patentfähigkeit von softwaregestützten Erfindungen (US Court of Appeal for the Federal Circuit 2007-1130 vom 30. Oktober 2008 - In Re Bilski)

Sachverhalt: Das US-Patent- und Markenamt und dessen Beschwerdekammer hatten eine Erfindung als nicht schutzfähig zurückgewiesen, die ein Verfahren zur Minimierung von Risiken im Steinkohlehandel durch Installierung eines Hedge- oder Absicherungsfonds unter Verwendung einer Software zum Gegenstand hatte. Die dagegen gerichtete Berufung wies das oben genannte Gericht unter Bezug auf die Grundsätze der Entscheidung „In Re Diehr“ des US Supreme Courts zurück.

 

Gründe: Das Gericht stellte sich hinter die Entscheidung „In Re Diehr“, mit der der Supreme Court einen zweiteiligen Test für die Beurteilung der Patentfähigkeit aufgestellt hatte. Danach ist beim computerimplementierten Erfindungen ein Schutz möglich, wenn

 

•  die Erfindung mit Hilfe einer Vorrichtung (z. B. Computer) durchgeführt wird (Maschinentest) oder wenn

 

•  ein Gegenstand von einem Zustand in einen anderen Zustand umgewandelt wird (Transformationstest).

 

Das Gericht führte aus, dass der Maschinentest vorliegend unanwendbar sei, weil kein Schutz für eine Vorrichtung oder ein Computersystem beantragt worden sei. Damit konzentrierte sich die zu entscheidende Frage auf den Transformationstest. Das Gericht sah auch diesen Test nicht als erfüllt an, weil die Daten für die Preise von Steinkohle keine physikalischen Gegenstände seien, die mit Hilfe der Software von einem Zustand in einen anderen Zustand umgewandelt würden. Sie würden lediglich weiterverarbeitet.

 

Stellungnahme: Die Entscheidung kann als (weitere) Annäherung an die deutsche und europäische Praxis bei der Beurteilung von computerimplementierten Erfindungen angesehen werden. Danach kommt ein Schutz für ein Softwareverfahren dann in Betracht, wenn das Verfahren mit Hilfe einer Hardware durchgeführt und dies zum Gegenstand der Patentansprüche gemacht wird. Als Alternative kann Schutzfähigkeit dann gegeben werden, wenn Gegenstände oder auch Daten, die solche Gegenstände definieren, umgewandelt werden.

 

Die Frage der Schutzfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen war gerade in letzter Zeit durch Initiativen des Europäischen Parlaments heftigst umstritten. Dass diese Initiativen (zunächst) keinen Erfolg hatten, ändert nichts daran, dass immer noch eine erhebliche Rechtsunsicherheit bei der Abgrenzung zum Bereich der Nichtschutzfähigkeit vorhanden ist. Dies hat jetzt die Präsidentin des Europäischen Patentamts veranlasst (Information des EPA vom 26. November 2008), der Großen Beschwerdekammer des EPA eine Reihe von Fragen bezüglich der Patentierbarkeit von Computerprogrammen zur Entscheidung vorzulegen. Es ist zu hoffen, dass durch die Beantwortung dieser Fragen mehr Klarheit und damit mehr Beratungssicherheit einkehren wird. Allerdings müssen wir auf eine Entscheidung wohl noch ca. 2 Jahre warten. Wir werden darüber berichten.

 

(13) Einstweilige Verfügung bei Patentverletzungen (OLG Düsseldorf 2 W 47/07 vom 29. Mai 2008 - Olanzapin)

Sachverhalt: Die Patentinhaberin stellte eine Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen einen Generikahersteller, weil der ein Präparat mit dem Wirkstoff Olanzapin bewarb, der durch das Patent geschützt war. Offenbar fühlte sich der Generikahersteller gegen einen solchen Antrag auf der sicheren Seite, weil das Patent zuvor in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht in erster Instanz für nichtig erklärt worden war. Allerdings hatte die Patentinhaberin hiergegen Berufung zum BGH erhoben. Über die Berufung war zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht entschieden. Das LG Düsseldorf wies den Verfügungsantrag zurück, weil aufgrund des Urteils des Bundespatentgerichts Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patents bestünden. Hiergegen legte die Patentinhaberin sofortige Beschwerde ein, die beim OLG Düsseldorf Erfolg hatte.

 

Gründe: Das Gericht stellte zunächst fest, dass sich das einstweilige Verfügungsverfahren wegen Patentverletzung nur dann eigne, wenn die Übereinstimmung zwischen angegriffenem Gegenstand und der schutzbeanspruchten technischen Lehre entweder unstreitig oder für das Gericht ohne die Hinzuziehung eines Sachverständigen hinreichend klar zu beurteilen sei. Obwohl sich das Patent auf eine chemische Verbindung bezog, konnte das Gericht den Verletzungstatbestand aus eigener Sachkunde bejahen, weil der Generikerhersteller ausdrücklich mit der Verwendung des unstreitig durch das Patent geschützten Wirkstoffs „Olanzapin“ geworben hatte.

 

Was die Schutzbeständigkeit des Patents betrifft, sei nach Auffassung des Gerichts im allgemeinen nur dann ausreichende Sicherheit gegeben, wenn die Patentfähigkeit bereits in einem kontradiktorischen Verfahren (Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren) durch zumindest eine erstinstanzliche Entscheidung anerkannt worden sei. Die Schutzfähigkeit - und damit ein Verfügungsgrund - sei zu verneinen, wenn beim Verletzungsgericht aufgrund des Standes der Technik so starke Zweifel an der Schutzfähigkeit aufkommen würden, dass in einem Hauptsacheverfahren die Verhandlung dann ausgesetzt werden müsste, wenn parallel ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren stattfinden würde. Ein Verfügungsgrund sei zu verneinen, wenn das Patent in einer erstinstanzlichen Entscheidung widerrufen oder für nichtig erklärt worden sei.

 

Allerdings gebe es hierzu eine Ausnahme, nämlich wenn die erstinstanzliche Entscheidung evident unrichtig sei und das Verletzungsgericht diese Unrichtigkeit verlässlich erkennen könne, weil ihm die auftretenden technischen Fragen zugänglich seien und von ihm auf der Grundlage ausreichender Erfahrung in der Beurteilung technischer und patentrechtlicher Sachverhalte abschließend beantwortet werden könne. Im vorliegenden Fall kam das OLG Düsseldorf zu dem Ergebnis, dass das Nichtigkeitsurteil erkennbar unrichtig und mit Sicherheit zu erwarten sei, dass es im Berufungsverfahren vor dem BGH keinen Bestand haben werde.

 

Stellungnahme: Das Urteil ist für die Beratungspraxis von nicht zu unterschätzender Bedeutung bei der Beantwortung der von Mandantin verständlicherweise oft gestellten Frage, ob man eine festgestellte Verletzungshandlung nicht mit einer einstweiligen Verfügung sofort unterbinden könne. Dabei tun sich zwei Problemfelder auf.

 

Zum einen muss der Verletzungstatbestand so klar sein, dass er für das - ja ausschließlich mit Juristen besetzte - Verletzungsgericht ohne die Hinzuziehung eines Sachverständigen klar beurteilt werden kann. Dass dies vorliegend bei einem Chemiepatent gelang, dürfte eine Ausnahme bleiben. Eine sorgfältige Vorbereitung zur Darlegung des Verletzungstatbestands ist jedoch in jedem Fall erforderlich.

 

Der zweite Problemkreis betrifft die Frage, unter welchen Umständen das Verletzungsgericht von der Schutzfähigkeit des Patents ausgehen kann. Das Gericht hat hierzu folgende Grundsätze ausgearbeitet: Trotz Prüfung dürfte ein erteiltes Patent in der Regel nicht für einen Verfügungsantrag geeignet sein, wenn es nicht das „Fegefeuer“ eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens erfolgreich durchgestanden hat. Das ist bedauerlich, spiegelt allerdings die Erfahrung der Verletzungsgerichte aufgrund der meist parallel stattfindenden Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren wider, dass Patente in einem erheblichen Umfang zu Unrecht erteilt werden. Gleichzeitig heißt dies auch, dass Verletzungsgerichte erst recht nicht eine einstweilige Verfügung in Erwägung ziehen, wenn sie „nur“ auf ein Gebrauchsmuster gestützt ist. In beiden Fällen kann versucht werden, die Schutzfähigkeit durch eine umfangreiche (ergänzende) Recherche darzulegen.

 

Eine negative Entscheidung im erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren muss - wie der vorliegende Fall gezeigt hat - nicht das Ende aller Hoffnungen sein, jedenfalls nicht beim OLG Düsseldorf. Ist die Entscheidung aus Sicht des Verletzungsgerichts „evident“ unrichtig und ist deshalb mit einer Aufhebung im Berufungsverfahren zu rechnen, kann der Erlass einer einstweiligen Verfügung trotz dieser Entscheidung gerechtfertigt sein. Dies dürfte allerdings äußerst selten der Fall sein, nicht zuletzt deswegen, weil das ausschließlich aus Juristen besetzte Verletzungsgericht sich in seiner Beurteilung über das mit drei technischen Richtern besetzte Bundespatentgericht hinwegsetzen und damit dem dortigen Senat eine Ohrfeige wegen offensichtlich falscher Beurteilung erteilen muss.

 

(12) Patentrechts-Modernisierungsgesetz zur Beschleunigung von Patentverfahren (15.10.2008)

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem die Rechtslage bei der Anmeldung von Patenten und Marken verbessert und das Rechtsmittelsystem vereinfacht werden soll. Kernstück des Gesetzesentwurfes sind Änderungen beim Nichtigkeitsverfahren gegen erteilte Patente. In erster Instanz sollen die Senate des Bundespatentgerichtes dazu verpflichtet werden, die Parteien ausdrücklich auf Fragen hinzuweisen, die für die gerichtliche Entscheidung erheblich sind, aber von den Parteien in ihren bisherigen Schriftsätzen an das Gericht nicht ausreichend erörtert wurden. Dies soll vor überraschendem neuen Vortrag erst in der mündlichen Verhandlung schützen. Im Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof soll sich auf die Überprüfung von Fehlern der Entscheidung der ersten Instanz konzentriert werden. Damit soll die Berufung eines Sachverständigen nur noch in Ausnahmefällen erforderlich sein. Dies wiederum soll zu einer Halbierung der im  Augenblick vier Jahre betragenden Verfahrensdauer allein für diese Instanz führen.

 

Stellungnahme: Es bleibt abzuwarten, wie sich die Einschränkungen der Rechtsmöglichkeiten im Nichtigkeitsberufungsverfahren auswirken werden. Aus der Anwaltschaft ist insoweit deutliche Kritik vorgetragen worden. Dies ändert nichts daran, dass eine Beschleunigung der unrühmlich langen Verfahrensdauer bei Nichtigkeitsverfahren ein hochdringlich anzustrebendes Ziel ist.

 

(11) Inkrafttreten des Durchsetzungsgesetzes (1.9.2008)

Am 1.9.2008 ist das Gesetz zur Umsetzung der EU-Durchsetzungs-Richtlinie in Kraft getreten, mit dem der Kampf gegen Produktpiraterie noch effizienter werden soll. Folgende Regelungen sind eingeführt worden.

(1)       Um an die Hintermänner von Produktpiratie heranzukommen, gab es bisher schon einen weitreichenden Auskunftsanspruch. Dieser erstreckt sich jetzt zusätzlich auch auf Dritte (wie z.B. Internet-Provider oder Spediteure), die selbst nicht Rechtsverletzer sind, jedoch zur Identifizierung des Rechtsverletzers beitragen können. So kann beispielsweise ein Spediteur auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von Waren in Anspruch genommen werden, die in einem Container des Spediteurs gefunden werden.

(2)       Im Rahmen des Schadenersatzanspruchs erhält der Rechtsinhaber das Recht, bei offensichtlichem oder festgestelltem Anspruch von dem Verletzer die Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen einzufordern, wenn ohne diese Unterlagen die Erfüllung von Schadenersatzansprüchen fraglich wäre.

(3)       Wenn ein Schutzrecht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit verletzt wird, hatte schon jetzt der Rechteinhaber einen Anspruch gegen den Verletzer auf Vorlage von Urkunden und die Zulassung der Besichtigung der verletzenden Sache. Dieser Anspruch soll nunmehr auf die Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen erweitert werden.

(4)       Die EU-Grenzbeschlagnahmeverordnung sieht Maßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums unmittelbar an den Außengrenzen der EU vor. Damit soll verhindert werden, dass Waren, die im Verdacht stehen, Rechte des geistigen Eigentums zu verletzen, überhaupt in die EU eingeführt werden können. Die Vernichtung von Pirateriewaren ist jetzt nicht nur möglich, wenn die Verletzung des jeweiligen Schutzrechtes gerichtlich festgestellt wurde, sondern auch wenn der jeweils Betroffene nicht innerhalb einer bestimmten Frist widerspricht, d.h. sein Schweigen gilt dann als Zustimmung.

(5)       Im übrigen kann jetzt bei Verletzung aller Rechte des geistigen Eigentums die Veröffentlichung des Gerichtsurteils beantragt werden. Dieses Recht bestand bisher nur bei Urheber- und Geschmacksmusterrechten.

(10) Ansprüche des Schutzrechtsinhabers bei Lizenzvergabe (BGH X ZR 180/05 vom 20.5.2008 - Tintenpatrone)

Sachverhalt: Die Inhaberin eines Gebrauchsmusters hatte eine ausschließliche Lizenz an einen Dritten (Lizenznehmer) vergeben. Die Beklagte verletzte dieses Gebrauchsmuster. Die Gebrauchsmusterinhaberin nahm daraufhin die Beklagte auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch und hatte damit vor dem Landgericht und Oberlandesgericht Erfolg. Der BGH bestätigte die Verurteilungen der Vorinstanzen.

Gründe: Streitig war die Frage, ob die Gebrauchsmusterinhaberin - und nicht die ausschließliche Lizenznehmerin - zur Geltendmachung der Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche berechtigt war. Der BGH hat hierzu festgestellt, dass der Unterlassungsanspruch sowohl dem Schutzrechtsinhaber (Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber) als auch dem ausschließlichen Lizenznehmer zustehe, im vorliegenden Fall erst recht, weil dem Kläger das Recht zur Eigenherstellung eingeräumt worden war. Auch bezüglich des Schadenersatzanspruchs hat der BGH dem Schutzrechtsinhaber einen neben dem Lizenznehmer bestehenden, eigenen Anspruch zugebilligt, und zwar hinsichtlich aller drei Schadenberechnungsmethoden. Dabei könnten Lizenzgeber und Lizenznehmer gesondert den Ersatz ihres jeweils eigenen Schadens verlangen, wobei sie jedoch insgesamt nicht mehr als den vom Verletzer geschuldeten volle Schadensausgleich - ermittelt nach einer der drei Berechnungsmethoden - beanspruchen könnten. Dies könne prozessual durch gemeinsames Vorgehen von Lizenzgeber und Lizenznehmer geschehen. Ebenso bestehe aber die Möglichkeit, dass einer der Geschädigten zugleich aus abgetretenem Recht des anderen den Schaden insgesamt geltend mache. Das schließe indes nicht aus, dass jeder von mehreren Geschädigten gegebenenfalls den Ersatz seines eigenen Schadens beanspruchen könne. In diesem Fall müsse allerdings der Geschädigte zunächst darlegen, welchen Anteil des Gesamtschadens auf ihn entfalle.

Stellungnahme: Die Grundsätze dieser Entscheidung dürften sich wegen analoger Situation auch auf das Geschmacksmusterrecht und - mit gewissen Einschränkungen - auch auf das Markenrecht übertragen lassen. Schutzrechtsinhaber können folglich auch bei Vergabe einer ausschließlichen Lizenz und damit neben der Klageberechtigung des Lizenznehmers eigene Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche geltend machen.

(9) Sachverständigenablehnung (BGH X ZR 100/05 vom 23.10.2007 - Sachverständigenablehnung II)

Sachverhalt: Der BGH hatte in einem Nichtigkeitsverfahren gegen ein Patent die Einholung eines technischen Sachverständigengutachtens angeordnet. Nach Vorlage des Gutachtens hatte die Klägerin dessen Unbefangenheit bestritten. Der BGH kam zu dem Ergebnis, dass kein Ablehnungsgrund bestand.

Gründe: In der Entscheidung hat der BGH eine Reihe von Umständen angegeben, die für sich genommen die Ablehnung eines Sachverständigen nicht rechtfertigen. So könnten inhaltliche Mängel des Gutachtens die Besorgnis der Befangenheit nicht begründen. Sie seien allenfalls in der Beweiswürdigung zu berücksichtigen. Ferner sei eine Befangenheit nicht zu befürchten, wenn der Sachverständige bei Erfindungen als Miterfinder benannt sei, bei denen die Anwaltssozietät die Vertretung innehatte, die nunmehr die Beklagte vertrete, wenn es sich um bereits längere Zeit zurückliegende Mandatsverhältnisse handele. Ein Ablehnungsgrund sei auch nicht gegeben, wenn der Sachverständige mit einer Wettbewerberin einer Prozesspartei zusammengearbeitet habe, die nicht am Verfahren beteiligt sei und bei der es sich auch nicht um einen mit einem der Verfahrensbeteiligten verflochtenen Konkurrenten handele. Auch der Umstand, dass die eine Prozesspartei eine Niederlassung auf dem Campus der Hochschule unterhalte, der der Sachverständige angehöre, sei für die andere Prozesspartei nicht geeignet, die Besorgnis der Befangenheit zu begründen.

(8) Schutzbereich eines Gebrauchsmusters (BGH X ZR 172/04 vom 31.05.2007 - Zerfallzeitmessgerät)

In dieser Entscheidung hat der BGH die – eigentlich selbstverständliche – Feststellung getroffen, dass der Schutzbereich eines Gebrauchsmusters genauso auszulegen sei wie bei einem Patent. Dies gelte auch für eine abweichende, äquivalente Benutzung des Patents. Werde von den Merkmalen eines Patents oder Gebrauchsmusters nur  teilweise Gebrauch gemacht (Unter- oder Teilkombination), liege grundsätzlich keine Verletzung des Schutzrechts vor.

(7) Kein Patent für Expertensystem (BPatG 17 W (pat) 6/04 vom 17.04.2007 - Expertensystem)

Sachverhalt: Die Anmelderin hatte ein Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im Rahmen einer Untersuchung eines Patienten angemeldet, das von einer Datenverarbeitungseinrichtung unter Steuerung durch eine Software ausgeführt wird. Dabei werden zunächst symptomspezifische und/oder diagnosespezifische Informationen eines Patienten eingegeben. Unter Verwendung der Eingabegrößen und einer symptom- oder diagnosebasierten Datenbank wählt dann das Programm eine oder mehrere zur Untersuchung des Patienten durchzuführende Untersuchungsmodalitäten aus. Die Datenbank enthielt ein über Jahre akkumuliertes Expertenwissen. Das DPMA und auch das Bundespatentgericht haben die Patentanmeldung als nicht schutzfähig zurückgewiesen.

Gründe: Das Bundespatentgericht hat den Anmeldungsgegenstand als reines Programm für Datenverarbeitungsanlagen bewertet, weshalb es unter das Patentierungsverbot solcher Programme falle. Es seien keine Anweisungen erkennbar, die der Überwindung eines konkreten technischen Problems dienen könnten. Der einzige technische Bezug, der aus dem Anspruch ersichtlich sei, sei der Wunsch nach Verwendung von Datenverarbeitungsmitteln zur automatisierten Ausführung des Auswerte- und Entscheidungsprozesses. Das Bundespatentgericht hat gleichwohl die Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen (sie ist inzwischen auch eingelegt), weil mit einem Hilfsantrag ein Anspruch vorgelegt worden war, der sowohl technische als auch nicht-technische Aspekte aufweist, d.h. wenigstens einem Teil der sich aus dem Anspruch ergebenden Lehre liegt ein konkretes technisches Problem zugrunde. Mit Blick auf eine ähnliche Entscheidung des BGH solle die Rechtsbeschwerde der Fortbildung der Rechtsprechung mit Blick auf die Beurteilung der Patentfähigkeit von Expertensystemen dienen. Über die Entscheidung des BGH werden wir berichten.

(6) Austausch eines Teils einer geschützten Vorrichtung (BGH X ZR 38/06 vom 27.02.2007 - Pipettensystem)

Sachverhalt: Gegenstand des Patentschutzes war ein manuelles Pipettensystem, bestehend aus einer Handpipette und einer daran lösbar befestigten Spritze, wobei die Besonderheit in der Ausbildung der Kopplung der Spritze mit der Pipette bestand. Die Patentinhaberin verklagte den Hersteller von Spritzen für solche Pipettensysteme. Die Klägerin sah darin eine mittelbare Patentverletzung. Nach Abweisung der Klage durch das Landgericht wurde die Beklagte durch das Oberlandesgericht verurteilt. Die zugelassene Revision führte zur Abweisung der Klage.

Gründe: Der BGH hob zunächst hervor, dass es sich bei der Spritze um ein wesentliches Element der Erfindung handele, weil sie Gegenstand des Anspruchs war. Er verneinte jedoch die Patentverletzung, weil das Auswechseln der Spritze zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der Spritze gehöre. Wie beim Austausch eines Verschleißteils, das während der zu erwartenden Lebensdauer einer Maschine - gegebenenfalls mehrfach - ersetzt zu werden pflege, liege in einem solchen Wechsel regelmäßig keine Neuherstellung des Pipettensystems. Eine andere Beurteilung wäre allenfalls dann gerechtfertigt gewesen, wenn die technische Wirkung der Erfindung gerade in dem ausgewechselten Teil - hier die Spritze - in Erscheinung treten würde, beispielsweise weil die Erfindung die Funktionsweise der Spritze oder deren Lebensdauer beeinflusse. Dies war hier nicht der Fall gewesen.

(5) Auslegung eines Anspruchs; Prüfung auf Äquivalenz (BGH X ZR 74/05 vom 13.2.2007 - Kettenradanordnung)

1.   In dieser Entscheidung hat der BGH sich mit der Frage befasst, wie im Falle einer Patentverletzung der den Schutzbereich definierende Anspruch auszulegen ist. Danach bedarf es zunächst der Befassung mit der technischen Lehre, die sich aus der Sicht des vom Klagepatent angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit ergibt. Der  Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, ist ohne Heranziehung der den Patentanspruch erläutertenden Beschreibungen und Zeichnungen durch Auslegung zu ermitteln. Die Aufgabe der Auslegung darf nicht einem gerichtlichen Sachverständigen überlassen werden, sondern obliegt dem Gericht. Dabei kann das Gericht auch von der Einschätzung des gerichtlichen Sachverständigen, ein im Patentanspruch verwendeter Begriff werde auf dem bestimmten Fachgebiet in einem eindeutig festgelegten Sinne verwendet, abweichen, wenn die Bedeutung dieses Begriffs unter Heranziehung der Beschreibung und im Zusammenhang des Patentanspruchs anders auszulegen sei. Das Verständnis des Sachverständigen vom Patentanspruch genieße als solches bei einer richterlichen Auslegung grundsätzlich ebensowenig Vorrang wie das Verständnis einer Partei.

2.   Für den Fall, dass die Verletzungsform vom Wortsinn des Patentanspruchs abweiche, seien folgende drei Prüfungsschritte vorzunehmen:

• das der Erfindung zugrunde liegende Problem muss bei der Verletzungsform mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln gelöst werden;
• die Fachkenntnisse müssen den für das jeweilige technische Gebiet zuständigen Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden;
• die Überlegungen, die der Fachmann beim Auffinden des abgewandelten Mittels anstellen muss, müssen derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sein, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihrem abgewandelten Mittel als gleichwertige Lösung in Betracht ziehen konnte.

Zur Feststellung einer Äquivalenz ist also eine dreistufige Prüfung anzustellen, wobei es nicht ausreicht, wenn ein abweichend gestaltetes Merkmal die gleiche Wirkung hat und vom Fachmann in naheliegender Weise auffindbar war. Der Fachmann muss diese Lösung auch beim Lesen des Patentanspruchs in Betracht ziehen.

(4) Schutzbereich eines Patentanspruchs (BGH X ZR 131/02 vom 12.12.2006 - Schussfädentransport)

In dieser Entscheidung hat der BGH noch einmal bestätigt, dass es für die Bemessung des Schutzbereichs auf den Sinngehalt der Patentansprüche ankomme. Die Beschreibung und die Ausführungsbeispiele des Patents schränkten diesen Sinngehalt grundsätzlich nicht ein, d.h. eine Auslegung unterhalb des Wortlauts des Patentanspruchs, also unterhalb seines Sinngehalts, sei generell nicht zulässig, es sei denn, der Beschreibung sei eine Schutzbegrenzung auf bestimmte Ausführungsformen ausdrücklich zu entnehmen.

(3) Angebot zur Lieferung nach Ablauf der Schutzdauer (BGH X ZR 76/05 vom 5.12.2006 - SIMVASTATIN)

Sachverhalt: Insbesondere auf dem Gebiet der Arzneimittel wird der Ablauf der Schutzdauer eines einem Konkurrenten gehörenden Patents sehnlich erwartet. Damit der Vertrieb nach dem Ende der Schutzdauer möglichst schnell auf  Touren kommt, hatte die Beklagte versucht, das geschützte Arzneimittel schon vorher zu bewerben.

Gründe: Der BGH hat dem jetzt einen Riegel vorgeschoben. Er hat festgestellt, dass eine Werbung verboten sei, die ein patentverletzendes Produkt beträfe, selbst wenn diese Werbung auf Geschäfte und Lieferungen in der Zeit nach Ablauf der Schutzdauer gerichtet sei. Dabei hat er auch grundsätzlich einen Schadenersatzanspruch unter dem Gesichtspunkt der Marktverwirrung bejaht, obwohl er in einer zuvor ergangenen Entscheidung festgehalten hatte, dass dem Patentinhaber durch das unberechtigte Anbieten als solches grundsätzlich noch kein Schaden entstehe.

(2) Schadenersatz durch Gewinnabschöpfung beim Verletzer (BGH I ZR 6/04 vom 21. 09.2006 - Steckverbindergehäuse)

Sachverhalt: Im vorliegenden Verfahren ging es nicht um eine Patentverletzung, sondern um die Nachahmung eines nicht geschützten Produkts, das ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz beanspruchen kann. Dabei machte die Klägerin nach Abschluss des auf Unterlassung und Auskunft gerichteten Vorprozesses einen Zahlungsanspruch geltend, mit dem der Gewinn mit den unrechtmäßig hergestellten Produkten vom Beklagten abgeschöpft werden sollte.

 

Gründe: In dem Urteil hat der BGH festgehalten, dass der von der Rechtsprechung für Immaterialgüterrechte (Patente, Marken, Geschmacksmuster, Urheberrechte) entwickelte Anspruch auf den Verletzergewinn auch im Wettbewerbsrecht für die Fälle des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes in gleicher Weise anzuerkennen sei. Dabei sei der Verletzergewinn grundsätzlich in der Weise zu ermitteln, dass vom Erlös lediglich die variablen (vom Beschäftigungsgrad abhängigen) Kosten für die Herstellung und den Vertrieb der beanstandeten Gegenstände abzuziehen seien, Fixkosten nur, wenn sie ausnahmsweise den verletzenden Gegenständen unmittelbar zugerechnet werden könnten. Abgezogen werden könnten neben den Produktions- und Materialkosten und den Vertriebskosten die Kosten des Personals, das für die Herstellung und den Vertrieb des Nachahmungsproduktes eingesetzt sei, sowie bei Investionen in Anlagevermögen die Kosten für Maschinen und Räumlichkeiten (anteilig bezogen auf ihre Lebensdauer), die nur für die Produktion und den Vertrieb der Nachahmungsprodukte verwendet worden seien. Nicht anrechenbar seien die Kosten, die unabhängig vom Umfang der Produktion und des Vertriebs durch die Unterhaltung des Betriebs entstünden. Hierzu zählten allgemeine Marketingkosten, die Geschäftsführergehälter, die Verwaltungskosten sowie die Kosten für Anlagevermögen, das nicht konkret der Rechtsverletzung zugerechnet werden könnten. Nicht anrechenbar seien ferner Anlauf- und Entwicklungskosten sowie Kosten für nicht mehr veräußerbare Produkte.

 

Ferner sei zu beachten, dass der Verletzergewinn nur insoweit herauszugeben sei, als er auf der Rechtsverletzung beruhe. Maßgeblich sei dabei, inwieweit beim Vertrieb der nachgeahmten Produkte die Gestaltung als Imitat für die Kaufentschlüsse ursächlich gewesen sei oder ob andere Umstände eine wesentliche Rolle gespielt hätten. Dabei sei die Höhe des Anteils, zu dem die erzielten Gewinne auf der Rechtsverletzung beruhten, zu schätzen. Im vorliegenden Fall hatte das Berufungsgericht den Anteil auf nur 40% des erzielten Gewinns geschätzt. Gegen diese Schätzung hatte der BGH auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es um eine identische Nachbildung ging, nichts einzuwenden.

 

(1) Befangenheit eines Sachverständigen (OLG Düsseldorf 2 U 120/02 vom 10. 08.2006 - Verfahren zur Stretchfolienumhüllung)

 

In Nichtigkeits- und Patentverletzungsstreitigkeiten werden häufig gerichtliche Sachverständige hinzugezogen, um dem Gericht bei der Sachaufklärung zu helfen. Solche Sachverständige sind verpflichtet, das Bestehen von Beziehungen zu einer Prozesspartei, die geeignet sind, Bedenken gegen deren Unvoreingenommenheit zu wecken, mitzuteilen. Das OLG Düsseldorf sieht eine Verpflichtung hierzu auch dann, wenn diese Beziehungen erst nach der Ernennung des Sachverständigen durch das Gericht entstanden sind, und zwar unabhängig davon, ob das Gericht den Sachverständigen hierzu besonders aufgefordert hat. Kommt der Sachverständige dieser Verpflichtung nicht nach, verschweigt er also Beziehungen zu einer der Prozessparteien (beispielsweise weil er mit dem gesetzlichen Vertreter einer Prozesspartei einer größeren Anzahl von Gremien angehört, die erwarten lassen, dass beide Personen durch ihre Mitgliedschaft häufig zusammentreffen), wird in der Regel die Befangenheit des Sachverständigen zu bejahen sein.

 

Was die davon jeweils belastete Prozesspartei betrifft, ist sie gemäß § 406 ZPO verpflichtet, Ablehnungsgründe spätestens zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses über die Ernennung des Sachverständigen geltend zu machen. Danach können Ablehnungsgründe nach deren erstmaliger Kenntnisnahme geltend gemacht werden, dann allerdings unverzüglich. Eine dauerhafte Überwachung des Sachverständigen ist in diesem Zeitraum allerdings nicht erforderlich.