Diese Seite druckenVertragsrecht
(2) Wichtiger Grund zur Kündigung eines Lizenzvertrags (BGH Xa ZR 1/08 vom 26.3.2009 – Nassreiniger)
Sachverhalt: Die Parteien schlossen 1995 einen ausschließlichen Lizenzvertrag mit einer Mindestlaufzeit von 15 Jahren. Die Lizenznehmerin verkaufte auf der Basis dieser Lizenz verschiedene Anlagen, bei deren Betrieb es jedoch zu Schwierigkeiten kam, so dass sie nicht abgenommen wurden. Außerdem verweigerte die Lizenznehmerin die Vorlage von Lizenzgebührenabrechnungen. Deswegen kündigte der Lizenzgeber den Lizenzvertrag 1998 fristlos. Daraufhin erhob die Lizenznehmerin Klage auf Feststellung des Fortbestehens des Lizenzvertrages. Damit hatte die Lizenznehmerin beim LG und OLG Nürnberg zunächst Erfolg. Der BGH hob das Berufungsurteil auf und wies es zurück. Erneut kam das OLG Nürnberg zu dem Ergebnis, dass die Klage der Lizenznehmerin begründet sei. Gegen dieses Urteil erhob die Lizenzgeberin wiederum Revision, über die jetzt mit überwiegendem Erfolg für die Lizenzgeberin entschieden wurde.
Gründe: Der BGH hob zunächst hervor, dass ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses wie dem vorliegenden Lizenzvertrag Tatsachen voraussetze, aufgrund derer der kündigenden Vertragspartei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsparteien die Fortsetzung des Vertrages bis zu dessen vereinbarter Beendigung nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden könne. Im vorliegenden Fall habe der Lizenzgeber eine ausschließliche Lizenz eingeräumt, die ihn daran hindere, die Erfindung außerhalb des Vertragsverhältnisses zu verwerten und damit wirtschaftlichen Nutzen aus seinen Erfindungen zu ziehen. Solange der Lizenznehmer die Erfindung nicht oder ohne nennenswerten wirtschaftlichen Ertrag nutze, sei der Lizenzvertrag für den Lizenzgeber nahezu wertlos. Je länger dieser Zustand andauere, desto stärker drohe die völlige Entwertung der zugrundeliegenden Schutzrechte und um so höhere Anforderungen seien daher an die Annahme zu stellen, dem Lizenzgeber sei ein Festhalten am Vertrag gleichwohl zuzumuten. An dieser Zumutbarkeit könne es fehlen, wenn das Scheitern einer wirtschaftlichen Verwertung gerade darauf beruhe, dass der Lizenznehmer unzulängliche oder untaugliche Versuche zur praktischen Verwirklichung der Erfindung unternommen habe. Auch wenn es an einem Verschulden des Lizenznehmers hieran fehle, könnten gescheiterte Verwertungsversuche eine Kündigung des Vertrages rechtfertigen, wenn aus der objektiven Sicht des Lizenzgebers eine Besserung der Situation in absehbarer Zeit nicht zu erwarten sei. Dies gelte insbesondere, wenn weitere Umstände hinzuträten, die das Vertrauen des Lizenzgebers in seinen Vertragspartner zu erschüttern geeignet sei.
Im vorliegenden Fall sei zu berücksichtigen, dass es nicht gelungen sei, ein Projekt erfolgreich abzuwickeln und dass die Lizenznehmerin (über deren Vermögen in 2001 das Insolvenzverfahren eröffnet worden war) dazu wirtschaftlich auch kaum noch in der Lage gewesen sei. Hinzu komme, dass die Lizenznehmerin Pfandrechte Dritter an den lizenzierten Schutzrechten erworben habe, ohne den Lizenzgeber hiervon zu unterrichten. Die Tatsache, dass die Lizenznehmerin daraufhin einen Antrag auf Umschreibung dieser Schutzrechte auf sich selber gestellt habe, sei geeignet, die Vertrauensgrundlage zwischen den Parteien zu erschüttern. Der Lizenzgeberin sei deshalb die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zuzumuten.
Stellungnahme: Der Fall hat groteske Züge: mehr als 10 Jahre (!) musste die Lizenzgeberin für die Rechtmäßigkeit ihrer Kündigung kämpfen und erlitt dabei immer wieder Niederlagen in den unteren Instanzen. Dabei stritt sie zuletzt gegen ein Phantom, weil der Insolvenzverwalter des Lizenznehmers den Rechtsstreit nicht aufnahm. In der Sache bleibt erfreulich festzuhalten, dass der BGH die Hürden, die ein Lizenzgeber, der sich von einem Lizenznehmer trennen will, nicht zu hoch angesetzt hat. Dies gilt vor allem dann, wenn der Lizenzgeber sich auf die Vergabe einer ausschließlichen Lizenz eingelassen hat, die ihm die Möglichkeit nimmt, weitere Lizenzen zu vergeben oder die Schutzrechte selbst zu verwerten. Wenn dann der Lizenznehmer unzulängliche oder untaugliche Versuche zur praktischen Verwertung der Lizenz unternimmt und wenn eine Besserung dieser Situation in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, kann der Lizenzgeber fristlos kündigen, erst recht, wenn weitere, vertrauensschädliche Umstände hinzutreten, wie Vertragsverstöße, auch wenn sie für sich genommen eine Kündigung nicht rechtfertigen würden. Insgesamt bildet das Urteil eine große Hilfe, wenn es bei der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz nicht zu einer Verwertung des Lizenzrechts durch den Lizenznehmer kommt.
(1) Dauer der Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren (OLG Karlsruhe 6 U 109/07 vom 23.7.2008 – BODYPASS)
Sachverhalt: Die Klägerin war Lizenznehmerin der Beklagten, die ein Patent auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Übertragung von Schall hatte. Die Klägerin zahlte daraufhin die vereinbarten Mindestlizenzgebühren in sechsstelliger Größe. Nach drei Jahren kündigte die Klägerin den Lizenzvertrag aus wichtigem Grund und machte dabei geltend, dass die lizenzierte Erfindung mit Blick auf den Stand der Technik nicht schutzfähig sei. Außerdem sei die technische Lehre der Erfindung nicht ausführbar. Später focht die Klägerin den Lizenzvertrag auch wegen arglistiger Täuschung an. Mit der Klage forderte die Klägerin die Rückzahlung der geleisteten Lizenzgebühren sowie die Erstattung weiterer Kosten. Landgericht und Oberlandesgericht haben die Klage abgewiesen.
Gründe: Unter Zitierung der höchstrichterlichen Rechtsprechung führt das OLG München aus, dass ein Lizenznehmer zur Lizenzzahlung verpflichtet bleibe, solange das Patent nicht rechtskräftig für nichtig erklärt worden sei und solange das Patent von den Mitbewerbern respektiert werde. Dies gelte auch dann, wenn der Lizenznehmer keinem Wettbewerb ausgesetzt sei. Eine Nichtigkeit wegen anfänglicher objektiver Unmöglichkeit (mangelnde Ausführbarkeit) sei allenfalls in Fällen denkbar, in denen das lizenzierte Recht bei Vertragsschluss überhaupt nicht existierte oder seiner Art nach nicht hätte entstehen können. Dies sei vorliegend nicht der Fall, da auf die Anmeldung ein Patent erteilt worden sei. Auch wenn die Erteilung zu Unrecht erfolgt sei, rechtfertige dies keine Abweichung von dem oben genannten Grundsatz, sofern und solange noch eine Vorzugsstellung gegeben sei. Ein Anhaltspunkt dafür, dass das Patent auf dem Markt nicht respektiert worden sei, sei weder vorgetragen noch ersichtlich. Der Lizenzvertrag sei deshalb auch trotz der (hier unterstellten) Unmöglichkeit der Ausführung der technischen Lehre keineswegs nichtig.
Stellungnahme: Natürlich ist es für einen Lizenznehmer eine enttäuschende Entdeckung, wenn er feststellt, dass das lizenzierte Schutzrecht nicht schutzfähig ist, sei es wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit oder sei es wegen mangelnder Ausführbarkeit. Man kann Verständnis dafür haben, dass sich der Lizenznehmer dann so schnell wie möglich von dem Lizenzvertrag lösen will und die schon gezahlten Lizenzgebühren zurückerhalten will. Sofern – wie hier – dem Lizenzgeber keine arglistige Täuschung vorgeworfen werden kann, gelingt dies in der Regel nicht, d.h. der Lizenznehmer muss weiter die vereinbarten Lizenzgebühren zahlen, jedenfalls solange, wie das Patent noch nicht rechtskräftig vernichtet und von den Mitbewerbern respektiert wird. Dies gilt auch dann – und dies war die Besonderheit des vorliegenden Falls –, wenn mangelnde Ausführbarkeit festgestellt wird. Für die Praxis heißt dies, dass man vor einer ausschließlichen Lizenznahme genau prüfen sollte, ob Schutzfähigkeit gegeben ist, erst recht, wenn in dem Lizenzvertrag – wie hier - Mindestlizenzgebühren vereinbart sind, die auch ohne Ausübung der Lizenz fällig werden, mithin also nicht verdient werden.